Tribunale, Sentenza T-854/19

Nullità del marchio denominativo MONTANA e limiti dell’esame dell’EUIPO

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità relativo al marchio dell’Unione europea denominativo "MONTANA". La controversia ruota attorno al presunto carattere descrittivo del segno e, soprattutto, alla portata dei poteri istruttori e valutativi dell’EUIPO nei procedimenti di nullità basati su motivi assoluti.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente è Franz Schröder GmbH & Co. KG. Il convenuto è l’EUIPO; interviene RDS Design ApS, controinteressata nel procedimento amministrativo. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e, in un primo momento, anche l’annullamento del marchio contestato per i prodotti e servizi di cui trattasi; in udienza ha però rinunciato a quest’ultimo capo di conclusioni.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il primo motivo di ricorso era articolato in due censure:

• violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, per avere la commissione di ricorso ammesso prove presentate per la prima volta in fase di ricorso;
• violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per avere la commissione di ricorso esaminato d’ufficio fatti asseritamente non dedotti dalle parti.

La ricorrente sosteneva che, nei procedimenti di nullità assoluta, l’EUIPO dovesse limitarsi ai motivi e agli argomenti delle parti e che il marchio registrato dovesse essere considerato valido fino a prova contraria fornita dalla parte che chiede la nullità.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, relativo al carattere descrittivo;
• l’articolo 59 del regolamento 2017/1001, sulla dichiarazione di nullità;
• l’articolo 62 del regolamento 2017/1001, sulla presunzione di validità del marchio registrato;
• l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che consente alla commissione di ricorso di esercitare le competenze dell’organo che ha adottato la decisione impugnata;
• l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sul contraddittorio;
• l’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001, sull’esame d’ufficio dei fatti e sulla facoltà di non tener conto di fatti o prove tardivi;
• l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/625, che circoscrive la valutazione delle prove tardive in appello amministrativo.

Ragionamento del Tribunale sulla prova tardiva

Quanto alla prima censura, il Tribunale ricorda che l’articolo 95, paragrafo 2, attribuisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale: l’Ufficio può, ma non deve necessariamente, ignorare fatti e prove non prodotti tempestivamente. La commissione di ricorso può quindi ammettere prove tardive, purché motivi la propria scelta e rispetti i criteri applicabili, tra cui quelli specificati dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 2018/625.

Ragionamento del Tribunale sull’esame d’ufficio dei fatti

Il Tribunale distingue tra:

• l’obbligo di esame d’ufficio dei fatti nei procedimenti di registrazione, quando l’EUIPO deve verificare la presenza di impedimenti assoluti;
• i procedimenti di nullità, nei quali opera la presunzione di validità del marchio registrato.

In tale seconda ipotesi, l’EUIPO deve limitare il proprio esame ai motivi e agli argomenti delle parti, salvo i fatti notori. Tuttavia, ciò non impedisce alla commissione di ricorso di valutare in modo autonomo gli elementi già addotti dalla parte che chiede la nullità e di giungere a conclusioni diverse da quelle della divisione di annullamento. Il Tribunale osserva inoltre che le constatazioni contestate dalla ricorrente non costituivano fatti d’ufficio estranei al fascicolo, ma rientravano nella rivalutazione degli elementi e delle prove presentati dalla stessa ricorrente.

Esito

Il Tribunale respinge integralmente il primo motivo di ricorso e, conseguentemente, il ricorso nel suo complesso. La Franz Schröder GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle dell’EUIPO; RDS Design ApS sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nei procedimenti di nullità assoluta, la commissione di ricorso dell’EUIPO gode di un margine discrezionale nell’ammettere prove tardive, ma deve comunque motivare la propria scelta. Ribadisce altresì che la presunzione di validità del marchio registrato limita l’esame d’ufficio dell’EUIPO, senza però vietare alla commissione di ricorso di procedere a un riesame completo, in fatto e in diritto, degli elementi dedotti dalle parti e di fondare su di essi una soluzione diversa da quella dell’organo di primo grado.