Corte di giustizia, Sentenza C-104/22

Competenza internazionale in caso di pubblicità online e marchio UE

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) in una controversia tra la titolare del marchio UE WATERMASTER e due società tedesche del medesimo gruppo, accusate di contraffazione mediante pubblicità e risultati di ricerca online. La Corte chiarisce i criteri per determinare quando gli atti di presunta contraffazione si considerino commessi nel territorio di uno Stato membro ai fini dell’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento principale

La Lännen MCE Oy, società finlandese titolare del marchio UE WATERMASTER, ha agito contro Berky GmbH e Senwatec GmbH & Co. KG. La controversia riguarda due condotte online distinte:

• la Senwatec avrebbe ottenuto, tramite indicizzazione a pagamento in un motore di ricerca operante con dominio di primo livello nazionale finlandese, la visualizzazione di un annuncio pubblicitario per i propri prodotti in risposta alla ricerca del termine "Watermaster";
• la Berky avrebbe utilizzato un meta tag contenente la parola chiave "Watermaster" per favorire l’indicizzazione naturale di immagini di propri macchinari su Flickr.com.

Il giudice del rinvio rileva che, nell’annuncio pubblicitario, non era indicata espressamente l’area geografica di consegna né la Finlandia; nel sito della Senwatec era però presente un planisfero che, secondo la ricorrente, mostrerebbe un mercato mondiale. La competenza del giudice finlandese dipendeva quindi dalla possibilità di ritenere che tali atti fossero diretti a consumatori o professionisti in Finlandia.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto il sistema di competenza del regolamento (UE) 2017/1001:

• l’articolo 124 attribuisce ai tribunali dei marchi UE competenza esclusiva per le azioni in materia di contraffazione;
• l’articolo 125, paragrafo 1, prevede il foro del domicilio del convenuto;
• l’articolo 125, paragrafo 5, prevede un foro alternativo nel luogo in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo;
• l’articolo 126, paragrafo 2, limita la competenza territoriale del tribunale adito ex articolo 125, paragrafo 5 agli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro del foro.

La Corte sottolinea inoltre che il regolamento 2017/1001 costituisce lex specialis rispetto al regolamento (UE) n. 1215/2012, il cui articolo 17, paragrafo 1, lettera c), è tuttavia richiamato solo come criterio interpretativo analogico per le nozioni di attività dirette verso uno Stato membro.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma che, nelle azioni per contraffazione di marchio UE, il ricorrente può scegliere il foro del domicilio del convenuto oppure quello del luogo in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo. Questa seconda ipotesi presuppone un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito e non richiede un esame approfondito del merito, ma solo elementi che lascino ragionevolmente supporre una destinazione al pubblico di quello Stato.

Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte precisa che, quando la contraffazione dedotta consiste in pubblicità e offerte di vendita online di prodotti identici o simili, l’atto si considera commesso nel territorio in cui si trovano i consumatori o professionisti destinatari di tali contenuti. Sono particolarmente rilevanti gli indizi relativi alle aree geografiche di consegna, ma non esclusivamente quelli.

La Corte distingue due situazioni:

• indicizzazione a pagamento su un motore di ricerca con dominio di primo livello nazionale: costituisce un comportamento attivo idoneo a dimostrare che l’impresa si rivolge al pubblico di quello Stato membro. Il fatto di pagare il gestore del motore di ricerca per far comparire un link destinato al pubblico locale integra un collegamento sufficiente con lo Stato membro interessato;
• indicizzazione naturale di immagini mediante meta tag su un servizio con dominio generico: non basta, da sola, a fondare la competenza. La mera accessibilità del sito nello Stato membro non equivale a destinazione del contenuto a quel pubblico.

Quanto al fatto che nell’annuncio non fosse indicata l’area di consegna, la Corte osserva che l’assenza di indicazioni espresse non impedisce di per sé il foro, se altri elementi mostrano la direzione dell’offerta verso lo Stato membro interessato. Tuttavia, il planisfero sul sito della Senwatec non è sufficiente da solo a provare un collegamento con la Finlandia.

La Corte richiama anche, per analogia, i criteri elaborati in materia di contratti conclusi dai consumatori nella sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, precisando che vari indizi possono essere considerati, ma che la mera accessibilità online non basta.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che il titolare di un marchio UE può agire davanti al tribunale dei marchi UE dello Stato membro in cui si trovano i destinatari della pubblicità o delle offerte online anche se il terzo non indica espressamente quello Stato tra le possibili destinazioni di consegna, purché il terzo abbia usato il segno mediante indicizzazione a pagamento su un motore di ricerca con dominio di primo livello nazionale di quello Stato membro.

Viceversa, la Corte esclude che la sola indicizzazione naturale delle immagini tramite meta tag, su un servizio di foto con dominio di primo livello generico, sia sufficiente a fondare la competenza ex articolo 125, paragrafo 5, in assenza di ulteriori elementi che dimostrino la destinazione del contenuto al pubblico di quello Stato membro.

Utilità pratica della pronuncia

La sentenza è rilevante per l’individuazione del foro competente nelle controversie di marchio UE legate al commercio e alla pubblicità online. Per gli operatori, il dato decisivo non è solo la visibilità del contenuto in uno Stato membro, ma la presenza di un comportamento attivo dell’inserzionista che mostri l’intenzione di rivolgersi a quel mercato.