Tribunale, Sentenza T-33/23

Marchio UE PREDATOR: invalidità parziale per rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina, in particolare, se la somiglianza tra beni di classi diverse e l’identità dei segni PREDATOR bastino a fondare il rischio di confusione ai sensi della normativa sui marchi UE.

Fatti e svolgimento del procedimento

Domator24 aveva registrato il segno denominativo PREDATOR per beni della classe 20, tra cui poltrone, sedie, scrivanie, cuscini e mobili. Acer aveva chiesto la declaratoria di nullità facendo valere un marchio UE anteriore identico, PREDATOR, registrato per beni della classe 9, tra cui computer, hardware, notebook, tablet, tastiere, mouse, monitor, cuffie e accessori. La Cancellation Division aveva respinto la domanda di nullità, ma la commissione di ricorso aveva accolto parzialmente l’impugnazione di Acer, ravvisando un rischio di confusione per tutti i beni contestati salvo i cuscini.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato era stata depositata il 23 maggio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424. Per gli aspetti procedurali si applicano invece il regolamento 2017/1001, il regolamento delegato 2018/625 e il regolamento di esecuzione 2018/626. Richiama in particolare:

• articolo 8(1)(b) e articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009;
• articolo 95(1) del regolamento 2017/1001;
• articoli 55(1) e 55(2), e 22(2) del regolamento delegato 2018/625;
• articolo 24 del regolamento di esecuzione 2018/626.

Secondo motivo: valutazione delle prove

La ricorrente sosteneva che le prove addotte da Acer, in particolare screenshot di siti internet in parte in tedesco e non sempre leggibili o datati, non potessero essere utilizzate per dimostrare la complementarità tra i beni. Il Tribunale ricorda che, nel diritto dell’Unione, vige il principio della libera valutazione della prova e che la sua attendibilità dipende dalla credibilità complessiva del documento, tenendo conto della provenienza, delle circostanze di formazione e della sua affidabilità apparente. Quanto alla lingua, non è necessario che il ricorrente comprenda ogni dettaglio dei documenti, purché possa individuarne e capirne le informazioni rilevanti. Nel caso concreto, gli estratti web erano inseriti in uno scritto depositato in inglese, lingua del procedimento, e la presenza di informazioni in tedesco non impediva né al Board of Appeal né alla ricorrente di comprenderne la portata. La commissione di ricorso poteva, ma non doveva, chiedere una traduzione. Il secondo motivo viene quindi respinto.

Primo motivo: rischio di confusione e somiglianza dei beni

Pubblico di riferimento

Per entrambi i prodotti della classe 9 e della classe 20 il pubblico pertinente è il grande pubblico, con un livello di attenzione da medio ad alto. Il territorio rilevante è l’insieme dell’Unione europea.

Complementarità e somiglianza dei prodotti

Il Tribunale conferma che il confronto tra beni deve tenere conto di tutti i fattori pertinenti, inclusi natura, destinazione, uso, concorrenza, complementarità e canali distributivi. I beni sono complementari quando tra loro esiste un legame stretto, nel senso che uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro e il consumatore può ritenere che provengano dalla stessa impresa. Applicando tali criteri, il Tribunale osserva che alcuni beni della classe 20, come sedie, poltrone, scrivanie e mobili, possono essere importanti per l’uso dei beni della classe 9, specialmente nel settore dei videogiochi e dell’uso prolungato al computer. Le prove prodotte mostravano, ad esempio, sedie specificamente destinate all’uso con hardware informatico, a conferma di un legame funzionale. Anche se tali prove erano successive di due-cinque anni al deposito, esse potevano essere considerate perché riferite alla situazione esistente alla data rilevante. Inoltre, alcune prove dimostravano che i produttori di hardware informatico possono offrire anche arredi complementari, così che il pubblico può ritenere che la responsabilità produttiva ricada sulla stessa impresa. Da ciò discende che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere un basso grado di somiglianza tra i beni, fondato su complementarità, canali di distribuzione parzialmente coincidenti e identico pubblico di riferimento.

Identità dei segni e valutazione globale

La ricorrente contestava anche il fatto che la commissione di ricorso avesse tratto dal significato concettuale identico del termine PREDATOR un ulteriore collegamento idoneo a generare confusione senza prova di distintività rafforzata del marchio anteriore. Il Tribunale respinge tale argomento. Rammenta che il rischio di confusione va apprezzato globalmente, secondo il principio di interdipendenza tra i fattori, per cui un minor grado di somiglianza dei prodotti può essere compensato da una maggiore somiglianza dei segni e viceversa. Nel caso concreto i segni erano identici sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale; inoltre, la distintività intrinseca del marchio anteriore era almeno media, dato non contestato dalla ricorrente. Pertanto, la commissione di ricorso poteva tener conto del significato inglese di PREDATOR e dell’impatto di tale significato sulla percezione del pubblico senza incorrere in errore di diritto. La combinazione tra identità dei segni e basso grado di somiglianza dei beni giustificava la conclusione sulla sussistenza del rischio di confusione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato invalido il marchio PREDATOR per i beni contestati, salvo i cuscini. Condanna Domator24 a sopportare le spese, in conformità alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principi affermati

La decisione ribadisce che:

• la complementarità può fondare una somiglianza, anche bassa, tra beni appartenenti a classi diverse;
• la realtà economica del mercato e i canali distributivi sono elementi rilevanti nel confronto tra prodotti;
• l’EUIPO non è vincolato dalla propria prassi precedente;
• l’identità concettuale dei segni, unita a una distintività almeno media del marchio anteriore e a una certa somiglianza dei prodotti, può bastare a integrare il rischio di confusione.