Tribunale, Sentenza T-1134/23

Marchio UE figurativo "Carmen says" contro marchio anteriore "del Carmen"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato il rigetto parziale della domanda di marchio dell'Unione europea figurativo "Carmen says" per rischio di confusione con un marchio figurativo spagnolo anteriore "del Carmen". La causa attiene anche alla liquidazione delle spese di rappresentanza nel procedimento amministrativo dinanzi a EUIPO.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 24 marzo 2021 il ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio UE figurativo per beni e servizi nelle classi 24, 25 e 35, tra cui abbigliamento, calzature, copricapi e vari servizi di vendita al dettaglio/all'ingrosso e online. Il 21 giugno 2021 la titolare del marchio spagnolo anteriore "del Carmen" ha presentato opposizione, fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. L'opposizione è stata parzialmente accolta dalla divisione di opposizione e la commissione di ricorso ha poi respinto l'appello, ritenendo sussistente il rischio di confusione.

Domande e censure proposte

Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata, l'ammissione della registrazione del marchio richiesto e la condanna di EUIPO e dell'altra parte al pagamento delle spese dei tre procedimenti. Ha dedotto tre motivi: un asserito errore manifesto nella valutazione comparativa concettuale dei segni, la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e la violazione dell'articolo 109 del medesimo regolamento in materia di spese.

Incompetenza del Tribunale sulla domanda dichiarativa

Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato irricevibile, per difetto di competenza, la parte della domanda volta a ottenere una dichiarazione diretta di registrabilità del marchio. In sede di controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, il Tribunale non può infatti pronunciare sentenze meramente dichiarative.

Normativa e criteri applicati al rischio di confusione

La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell'identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione include il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, tenendo conto dell'impressione d'insieme e dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi.

Pubblico di riferimento e prodotti/servizi

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente il pubblico generale e professionale spagnolo, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto. Tale impostazione non è stata contestata dal ricorrente. Non è stata neppure contestata la constatazione secondo cui i prodotti e servizi coperti dai due marchi sono identici o simili a vari livelli.

Dominanza dell'elemento "Carmen"

Il fulcro del ragionamento del Tribunale è la valutazione dell'elemento comune "Carmen". Per il Tribunale tale elemento è dominante in entrambi i segni: nel marchio anteriore perché collocato in posizione centrale e di maggiore evidenza rispetto a "del" e al disegno figurativo; nel marchio richiesto perché scritto in caratteri più grandi e più visibili rispetto a "says", che ha ruolo secondario. Il Tribunale conferma anche che il termine "Carmen" ha un grado di distintività medio, non essendo dimostrato un nesso significativo con i prodotti e servizi in questione.

Somiglianza visiva e fonetica

Sul piano visivo, i due marchi coincidono quanto all'elemento "Carmen", comune, dominante e reso in entrambi i casi in caratteri marcati e relativamente standard. Le differenze dovute a "del", al disegno del marchio anteriore e a "says" nel marchio richiesto non bastano a escludere una somiglianza media. Sul piano fonetico, i segni coincidono nella pronuncia di "Carmen"; gli ulteriori elementi, essendo più brevi e secondari, non eliminano l'impressione di elevata somiglianza fonetica.

Somiglianza concettuale

Il Tribunale approva anche la valutazione concettuale della commissione di ricorso: per una parte significativa del pubblico spagnolo, "Carmen" è percepito anzitutto come nome femminile spagnolo. Le argomentazioni del ricorrente, volte a far derivare "del Carmen" da un riferimento geografico o "carmen" da altri significati lessicali, sono state ritenute non dimostrate o non convincenti. Anche il richiamo al disegno a forma di goccia d'acqua non è stato giudicato idoneo a orientare diversamente il significato del marchio anteriore.

Valutazione globale e rischio di confusione

Alla luce dell'identità o somiglianza dei prodotti e servizi, della dominanza del comune elemento "Carmen" e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale complessiva, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere sussistente il rischio di confusione. Le differenze residue non sono tali da escludere che il pubblico percepisca il marchio richiesto come una variante del marchio anteriore o come proveniente dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Spese di rappresentanza ex articolo 109 del regolamento 2017/1001

Quanto alle spese, il Tribunale respinge la censura relativa alla liquidazione di EUR 550 a titolo di spese di rappresentanza in appello. L'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l'articolo 18 del regolamento di esecuzione 2018/626, consente la liquidazione forfettaria entro i limiti tariffari previsti, anche se le spese non sono state effettivamente documentate, salvo il caso in cui la parte vittoriosa sia rimasta passiva nell'intero procedimento amministrativo. Nel caso di specie, l'opponente aveva attivamente avviato il procedimento di opposizione e non poteva considerarsi meramente passiva solo perché non aveva presentato osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso.

Dispositivo

Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso. Poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza, e non essendosi tenuta udienza, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.