Tribunale, Sentenza T-482/23

Marchio UE CLEOPATRA: opposizione e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso proposto davanti al Tribunale contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso opponeva il richiedente del segno verbale CLEOPATRA a L’Oréal, titolare del marchio anteriore omonimo, per prodotti di classe 3.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente aveva depositato il marchio CLEOPATRA per prodotti depilatori, tra cui strisce depilatorie, creme depilatorie, cere depilatorie e preparazioni per rimuovere i peli. L’Oréal aveva presentato opposizione fondandosi sul marchio UE anteriore CLEOPATRA per cosmetici, preparazioni per toilette, saponi e shower gels. L’EUIPO, su richiesta del richiedente, aveva invitato l’opponente a fornire la prova dell’uso del marchio anteriore. La Divisione di opposizione aveva ritenuto provato l’uso per alcuni prodotti, in particolare saponi e shower gels, e aveva accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La Commissione di ricorso ha poi confermato la decisione.

Primo motivo: proroga del termine per la prova dell’uso

Il ricorrente sosteneva che la proroga del termine per produrre la prova dell’uso fosse illegittima, perché l’articolo 68 del regolamento delegato 2018/625 consentirebbe una proroga solo su domanda motivata della parte interessata presentata prima della scadenza. Invocava inoltre l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Il Tribunale respinge tale impostazione: l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 attribuisce all’EUIPO il potere di fissare il termine per la prova dell’uso, e dunque anche quello di prorogarlo. La disposizione dell’articolo 68 non esaurisce le ipotesi di proroga. Nel caso concreto, la proroga era giustificata da ragioni di corretta amministrazione, poiché il richiedente aveva presentato osservazioni senza attendere la prova dell’uso o la scadenza del termine iniziale; l’EUIPO poteva quindi allineare i termini per le parti.

Secondo motivo: presunta violazione dell’obbligo di motivazione e uso parziale del marchio anteriore

Il ricorrente sosteneva che l’opponente avesse agito in mala fede omettendo di fondare l’opposizione sui prodotti “depilatory wax, hair removal preparations, hair removal paste”, molto vicini ai suoi prodotti, per eludere le conseguenze della mancata prova dell’uso su tali beni. A suo avviso, la Commissione di ricorso non avrebbe motivato adeguatamente il rilievo per cui l’opponente poteva scegliere di basarsi solo su alcuni prodotti del marchio anteriore. Il Tribunale afferma invece che non esiste una regola che imponga di fondare l’opposizione su tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore. L’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato 2018/625 consentono di indicare solo i prodotti su cui si fonda l’opposizione. Di conseguenza, non vi era né violazione dell’obbligo di motivazione né prova di mala fede. Il Tribunale aggiunge che, anche se l’opponente avesse invocato anche i prodotti non provati, la Commissione di ricorso avrebbe comunque dovuto esaminare l’opposizione con riguardo ai prodotti per i quali l’uso era stato dimostrato, ossia saponi e shower gels.

Terzo motivo: rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Nel merito, il ricorrente contestava la sussistenza del rischio di confusione, sostenendo che i prodotti fossero dissimili e che la distintività acquisita del marchio richiesto dovesse essere presa in considerazione. Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione richiede una valutazione globale, basata sull’impressione d’insieme prodotta sui consumatori e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Nel caso di specie, il richiedente non contestava che il pubblico rilevante fosse il grande pubblico con livello medio di attenzione, che i segni fossero identici e che il marchio anteriore avesse distintività media. Quanto ai prodotti, il Tribunale condivide la valutazione della Commissione di ricorso: saponi e shower gels, da un lato, e prodotti depilatori, dall’altro, presentano una natura in parte analoga, sono destinati alla cura e alla valorizzazione del corpo, condividono canali distributivi simili e possono essere percepiti come complementari in una routine quotidiana di igiene e bellezza. Per tale ragione sono simili almeno in misura media. Data l’identità dei segni, la somiglianza dei prodotti e la distintività media del marchio anteriore, il Tribunale conferma l’esistenza di un rischio di confusione.

Irrilevanza della distintività acquisita del marchio richiesto

Il Tribunale esclude che la pretesa distintività acquisita del marchio richiesto possa incidere sull’analisi del rischio di confusione. Richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rileva la reputazione o distintività del marchio anteriore, non quella del marchio posteriore richiesto. La tutela serve infatti a proteggere i titolari di diritti anteriori contro domande successive di marchi identici o simili.

Decisione e spese

Poiché tutti i motivi sono stati respinti, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente è condannato alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principi ricavati

La pronuncia ribadisce che:

• l’EUIPO può prorogare d’ufficio il termine per la prova dell’uso in presenza di particolari ragioni connesse alla buona amministrazione;
• l’opposizione può essere limitata ad alcuni dei prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore;
• prodotti di igiene e prodotti depilatori possono essere considerati simili, anche per complementarità estetica e distributiva;
• la distintività acquisita del marchio richiesto non rileva nella valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.