Tribunale, Sentenza T-376/23

Nullità del marchio UE denominativo WASHTOWER per descrittività

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio denominativo UE WASHTOWER per i prodotti della classe 20. Il Tribunale esamina in particolare la portata dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio WASHTOWER era stato richiesto per "furniture, namely cabinets for washing machines or clothes dryers; cupboards". Prima della registrazione, LG Electronics aveva presentato osservazioni sostenendo il carattere descrittivo e la mancanza di distintività del segno, ma il marchio era stato comunque registrato. Successivamente, LG Electronics ha promosso un’azione di nullità, accolta dalla Cancellation Division e poi dalla Commissione di ricorso, che ha ritenuto il segno descrittivo per il pubblico anglofono.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

Il Tribunale distingue tra due documenti depositati tardivamente dalla ricorrente:

• il materiale promozionale dell’interveniente, dichiarato inammissibile perché riferito a fatti già noti alla ricorrente al momento del ricorso e dunque non giustificato ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura;
• la decisione del 13 novembre 2023 dell’UK Intellectual Property Office, considerata ammissibile perché successiva alla decisione impugnata e prodotta non come prova di fatti nuovi, ma come documento giurisprudenziale utile all’interpretazione del diritto.

Richiamando l’articolo 95 del regolamento 2017/1001 e il principio del controllo di legittimità limitato al contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla Commissione di ricorso, il Tribunale ribadisce che non può fondare la propria decisione su elementi sopravvenuti.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale ricorda che:

• ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non sono registrabili i segni esclusivamente descrittivi di caratteristiche del prodotto, compresa la destinazione o la forma;
• l’articolo 7, paragrafo 2, consente il rilievo della descrittività anche se sussiste solo in parte dell’Unione;
• ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), un marchio è dichiarato nullo se è stato registrato in violazione dell’articolo 7;
• l’articolo 59, paragrafo 2, consente al titolare di salvare il marchio solo dimostrando il carattere distintivo acquisito con l’uso, prova che nel caso concreto non è stata fornita.

Pubblico di riferimento e lingua pertinente

Il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso: i prodotti erano destinati al grande pubblico, con un livello di attenzione superiore alla media per ragioni di acquisto non frequente e possibili considerazioni estetiche o di compatibilità. Poiché il segno è formato da parole inglesi, il giudizio di descrittività va compiuto con riguardo al pubblico anglofono dell’Unione, in particolare Irlanda e Malta.

Significato degli elementi "wash" e "tower"

Il Tribunale ritiene corretta l’analisi linguistica della Commissione di ricorso.

• "wash" è inteso nel senso di lavare/pulire con acqua e detergente, quindi richiama la funzione o la destinazione dei mobili destinati a contenere elettrodomestici per il lavaggio o l’asciugatura.
• "tower" non indica solo un edificio, ma anche una struttura alta usata come contenitore o per lo stoccaggio, e può essere usata anche in riferimento a mobili o combinazioni lessicali analoghe.

Per il Tribunale, il fatto che esistano altri significati o che un significato sia secondario non esclude che quello pertinente sia descrittivo, poiché occorre considerare tutti i significati ragionevolmente noti al pubblico interessato.

Carattere descrittivo del segno complessivo

Secondo il Tribunale, il segno WASHTOWER è percepito immediatamente come riferimento a una struttura alta che ospita macchinari o parti legate al lavaggio. Ciò lo rende descrittivo sia per i "cabinets for washing machines or clothes dryers", in relazione a forma e destinazione, sia per i "cupboards", poiché tale termine può comprendere mobili destinati a contenere elettrodomestici per il lavaggio e, comunque, è sinonimo di cabinets nel contesto considerato.

Il Tribunale applica il principio secondo cui la mera combinazione di elementi entrambi descrittivi resta, di regola, descrittiva, salvo che la combinazione produca un’impressione sufficientemente distante dalla semplice somma delle parti. Qui non vi è alcuna discontinuità percettiva: anche se il termine fosse considerato un neologismo, la giustapposizione è grammaticalmente comprensibile e immediatamente evocativa delle caratteristiche dei prodotti.

Motivi della ricorrente respinti

Il Tribunale respinge gli argomenti secondo cui:

• il segno non sarebbe un termine usuale del settore;
• esisterebbero altri termini descrittivi più comuni;
• il segno avrebbe acquistato distintività tramite uso.

In particolare, rileva che non è stata provata alcuna distintività acquisita ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2. Parimenti irrilevanti sono le pretese confusioni sul mercato, la dedotta mala fede dell’interveniente e le registrazioni o decisioni provenienti da paesi terzi, poiché il sistema del marchio UE è autonomo e la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata solo alla luce del diritto dell’Unione.

Assorbimento del motivo sulla mancanza di carattere distintivo

Poiché la sussistenza del motivo assoluto di nullità di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente a giustificare la nullità del marchio, il Tribunale dichiara di non dover esaminare nel merito il secondo motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Washtower IP BV alle spese, comprese quelle della controparte e dell’interveniente. Quanto alle spese del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso, esse seguono l’esito del ricorso e restano determinate dal dispositivo della decisione impugnata.