Tribunale, Sentenza T-62/16

Marchio dell’Unione europea: opposizione Puma contro marchio figurativo "puma"

Il Tribunale decide su un ricorso di Puma SE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione alla registrazione di un marchio figurativo contenente la parola "puma". La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 in un contesto di marchi anteriori internazionali figurativi ritenuti notori.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda contestata, presentata da Doosan Infracore Co. Ltd poi sostituita da Doosan Machine Tools Co. Ltd, riguardava prodotti della classe 7: torni, torni a controllo numerico, centri di lavorazione, centri di tornitura e macchine a scarica elettrica. Puma aveva proposto opposizione fondandosi su due marchi internazionali figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo "puma".

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione sia sotto il profilo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia sotto il profilo dell’articolo 8, paragrafo 5, ritenendo non provata la notorietà dei marchi anteriori. La commissione di ricorso aveva poi respinto il gravame, affermando che, pur a fronte di una forte somiglianza tra i marchi, i prodotti e i pubblici erano totalmente differenti e non vi era nesso tra i segni.

Normativa rilevante

La pronuncia si concentra sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, secondo cui la registrazione è esclusa quando il marchio richiesto è identico o simile a un marchio anteriore notorio e il suo uso senza giusto motivo può trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio agli stessi. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento solo come antecedente del procedimento amministrativo, oltre alle norme sulle impugnazioni dinanzi all’EUIPO.

Regola giuridica sull’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 5, tutela il valore economico autonomo del marchio notorio anche rispetto a prodotti non simili. Le condizioni di applicazione sono cumulative:

• identità o somiglianza tra i marchi;
• notorietà del marchio anteriore;
• rischio che l’uso del marchio richiesto tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio.

La Corte ribadisce anche che il presupposto implicito essenziale è l’esistenza di un nesso tra i marchi nella mente del pubblico di riferimento: senza tale nesso, non può esservi né vantaggio indebito né pregiudizio.

Pubblico di riferimento

Il Tribunale distingue il pubblico rilevante a seconda del tipo di pregiudizio dedotto. Per il vantaggio indebito, il riferimento è il consumatore medio dei prodotti per i quali è richiesto il marchio posteriore; per il pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore, il riferimento è il consumatore medio dei prodotti coperti dal marchio anteriore.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva ritenuto che i prodotti del marchio richiesto si rivolgessero a professionisti tecnici altamente specializzati, mentre i marchi anteriori si rivolgevano al grande pubblico. Il Tribunale conferma che questa distinzione era corretta e che non era viziata da errore il rilievo della differenza dei rispettivi pubblici.

Somiglianza tra i marchi in conflitto

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni erano molto simili, poiché tutti composti dall’elemento denominativo "puma" scritto in caratteri simili. La presenza di un elemento figurativo rappresentante un felino nel marchio anteriore non attenuava in modo significativo tale somiglianza.

Notorietà dei marchi anteriori

Il Tribunale censura l’impostazione della commissione di ricorso, che aveva evitato di pronunciarsi in modo definitivo sulla notorietà dei marchi anteriori, limitandosi ad assumere, ai fini dell’analisi, un presupposto di elevata notorietà. Secondo il Tribunale, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, richiede invece una conclusione definitiva sul punto, e la commissione di ricorso non aveva correttamente valutato il livello di notorietà dedotto da Puma, che non si limitava al pubblico abituale dei prodotti marcati.

Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il Tribunale ritiene erronea anche la valutazione della commissione di ricorso sul carattere distintivo intrinseco, ritenuto debole. Il carattere distintivo va infatti apprezzato in relazione ai prodotti per i quali il marchio è registrato, e non per la presunta evocazione di qualità riferibili ad altri prodotti. La commissione di ricorso aveva invece fatto leva sul significato del termine "puma" come grande felino forte e potente, senza dimostrare che ciò fosse pertinente rispetto ai prodotti effettivamente coperti dai marchi anteriori.

Quanto al carattere distintivo acquisito con l’uso, il Tribunale osserva che la decisione impugnata non conteneva una specifica valutazione; tuttavia ciò non era di per sé censurabile, poiché non era necessario esaminare separatamente entrambi i profili se la commissione aveva già concluso, seppur erroneamente, per un carattere distintivo intrinseco debole.

Ragionamento decisivo: errata valutazione del nesso tra i marchi

Secondo il Tribunale, l’errore centrale della commissione di ricorso consiste nell’avere escluso il nesso tra i marchi in conflitto senza considerare correttamente il grado di notorietà e il carattere distintivo dei marchi anteriori. La dissomiglianza dei prodotti non basta da sola a escludere il nesso, perché l’articolo 8, paragrafo 5, contempla espressamente anche ipotesi in cui i prodotti non sono simili.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza Intel: marchi molto noti e molto distintivi possono essere associati dal pubblico anche quando i prodotti appartengono a mercati diversi. Nel caso di specie, proprio l’elevata somiglianza tra i segni e la possibile grande notorietà dei marchi Puma avrebbero potuto condurre a un’associazione mentale, anche in assenza di sovrapposizione dei pubblici.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale annulla la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi, perché l’errore sulla valutazione del nesso tra i marchi è sufficiente a travolgere la decisione. Precisa che la commissione di ricorso dovrà riesaminare la questione, formulando prima una conclusione definitiva sulla notorietà dei marchi anteriori e sul loro grado di distintività, e solo successivamente, se del caso, sul pregiudizio o sul vantaggio indebito.

Spese

L’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le spese di Puma oltre alle proprie. Doosan Machine Tools Co. Ltd sopporta le proprie spese in qualità di interveniente.