Tribunale, Sentenza T-107/16

Marchio dell’Unione europea: nullità per malafede e potere di riforma

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Airhole Facemasks, Inc. avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. Al centro della controversia vi è la registrazione, da parte di sindustrysurf, SL, del segno AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT e la contestazione della registrazione per malafede ai sensi del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio era stata presentata da sindustrysurf il 1° luglio 2010 e il marchio era stato registrato il 28 ottobre 2010 per prodotti delle classi 25 e 28. Airhole Facemasks aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità del marchio invocando, da un lato, l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, e, dall’altro, l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il marchio, ritenendo provata la malafede della depositante. Su ricorso di sindustrysurf, la commissione di ricorso aveva invece annullato tale decisione, ritenendo non dimostrata né l’assenza di consenso della ricorrente né la malafede.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha riunito i motivi dedotti in due gruppi:

• la violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), relativo alla malafede;
• la violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), relativi al rapporto agente/mandante.

Poiché la censura relativa alla malafede era di per sé sufficiente a determinare la nullità del marchio, il Tribunale ha esaminato anzitutto questo profilo.

Normativa e criteri applicabili alla malafede

Il Tribunale ricorda che il sistema del marchio dell’Unione europea si fonda sul principio del primo depositante, ma tale principio è temperato dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), che consente di dichiarare nullo un marchio depositato in malafede.

Nella valutazione della malafede, il Tribunale richiama la sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli e ribadisce che occorre considerare tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito, tra cui in particolare:

• la conoscenza, da parte del depositante, dell’uso anteriore del segno da parte di terzi;
• l’intenzione di impedire a tali terzi di continuare a usare il segno;
• il grado di tutela giuridica del segno del terzo e del segno depositato.

Tali elementi sono indicativi ma non esaustivi; possono essere considerati anche l’origine del segno, la logica commerciale del deposito e la cronologia dei fatti.

Valutazione del consenso della ricorrente

Il punto decisivo è la questione del consenso della ricorrente al deposito del marchio a nome di sindustrysurf. Il Tribunale osserva che la corrispondenza anteriore al deposito non dimostrava un consenso chiaro, preciso e incondizionato alla registrazione a nome della depositante. Al contrario, essa mostrava che l’iniziativa del deposito proveniva dalla ricorrente e che quest’ultima intendeva sostenere i costi della registrazione.

Anche la corrispondenza successiva non confermava un consenso al deposito a nome di sindustrysurf: appena appresa la registrazione, la ricorrente aveva chiesto il trasferimento del marchio, richiesta alla quale sindustrysurf aveva aderito senza contestazioni.

Circostanze oggettive e indizi di malafede

Il Tribunale valorizza poi una serie di elementi oggettivi che rendevano implausibile un deposito legittimo a nome di sindustrysurf:

• il segno era identico a quello usato dal 2006 negli Stati Uniti e in Canada dalla società controllante e dalla consociata della ricorrente;
• il marchio era stato già registrato in tali paesi a nome della ricorrente prima del deposito contestato;
• sindustrysurf era distributore esclusivo di prodotti Endeavor in diversi Stati membri, in virtù di un accordo di distribuzione ancora vigente al momento del deposito;
• l’accordo limitava strettamente i diritti del distributore e vietava l’uso di marchi o loghi della società senza consenso espresso e scritto.

Da tali elementi il Tribunale deduce che il deposito rientrava verosimilmente in una logica commerciale volta ad estendere la protezione del marchio al territorio dell’Unione, non già in una condotta appropriativa della depositante.

Comportamento successivo della depositante

Il Tribunale attribuisce rilievo anche al comportamento successivo di sindustrysurf, che confermava la volontà di appropriarsi dei diritti della ricorrente:

• non aveva informato la ricorrente del deposito e della registrazione a proprio nome;
• si era impegnata a trasferire il marchio, senza poi farlo;
• dopo il deterioramento dei rapporti, aveva intimato alla ricorrente e agli altri distributori di cessare l’uso del marchio, minacciando un’azione per contraffazione.

Esito sul motivo di malafede e assorbimento del secondo motivo

Sulla base di una valutazione globale, il Tribunale conclude che sindustrysurf non disponeva di alcun motivo legittimo per registrare il segno a proprio nome e che la commissione di ricorso aveva errato nell’escludere la malafede. Il motivo fondato sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), viene quindi accolto.

Poiché tale violazione è sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione impugnata, il Tribunale non esamina il motivo relativo all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b).

Potere di riforma del Tribunale

Il Tribunale ricorda che il potere di riforma ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 può essere esercitato quando la commissione di ricorso ha già valutato il punto controverso e il giudice dispone di tutti gli elementi necessari per sostituire la propria decisione a quella amministrativa.

Nel caso concreto, poiché la commissione di ricorso si era già pronunciata sulla malafede, il Tribunale ritiene di poter riformare la decisione e, anziché limitarsi all’annullamento, respingere il ricorso proposto da sindustrysurf avverso la decisione della divisione di annullamento.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• annulla e riforma la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO;
• respinge il ricorso amministrativo di sindustrysurf, confermando la nullità del marchio;
• dispone che Airhole Facemasks ed EUIPO sopportino ciascuno le proprie spese davanti al Tribunale;
• condanna sindustrysurf alle spese sostenute da Airhole Facemasks dinanzi alla commissione di ricorso.

Principio affermato

La registrazione di un marchio dell’Unione europea è nulla per malafede quando il depositante, conoscendo l’uso anteriore del segno da parte di un terzo e in assenza di un consenso chiaro, preciso e incondizionato di quest’ultimo, deposita il segno a proprio nome in modo da appropriarsi indebitamente dei diritti altrui; tale valutazione va compiuta globalmente, considerando anche la logica commerciale del deposito e il comportamento successivo delle parti.