Tribunale, Sentenza T-358/23

Marchio UE Sanitix vs SANYTOL: rischio di confusione e distintività accresciuta del marchio anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Prima commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina in particolare la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel settore dei prodotti per igiene e disinfezione.

Fatti e procedimento amministrativo

Sanitix Ltd aveva chiesto la registrazione del segno denominativo Sanitix per prodotti delle classi 3 e 5 della classificazione di Nizza, relativi a igiene e disinfezione. AC Marca Brands, SL aveva proposto opposizione fondandola soprattutto su un marchio anteriore figurativo dell’Unione europea SANYTOL, oltre che su altri marchi anteriori denominativi o internazionali contenenti l’elemento SANYTOL.

L’opposizione era basata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che le somiglianze tra i segni fossero deboli e che non vi fosse rischio di confusione né collegamento sufficiente ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva essenzialmente che la commissione di ricorso avesse commesso errori:

• nella valutazione della somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra Sanitix e il marchio anteriore SANYTOL;
• nella conclusione circa l’assenza di rischio di confusione;
• nella valutazione dell’eventuale collegamento tra i segni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama i principi consolidati sul rischio di confusione:

• la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
• il pubblico rilevante percepisce normalmente il marchio come un tutto e non ne analizza i dettagli;
• un marchio anteriore più distintivo, anche per effetto dell’uso e della reputazione, gode di tutela più ampia.

È inoltre ribadito che, per negare la registrazione di un marchio dell’Unione, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.

Somiglianza dei prodotti e pubblico di riferimento

La commissione di ricorso aveva assunto, per ragioni di economia processuale, che i prodotti fossero identici. Il Tribunale non rimette in discussione tale impostazione. Il pubblico rilevante è composto sia dal grande pubblico sia da professionisti, con un livello di attenzione da medio ad alto a seconda del grado di specializzazione dei prodotti e del loro impatto sulla salute.

Valutazione dei segni: errore della commissione di ricorso

Il Tribunale censura l’impostazione della commissione di ricorso, che aveva isolato nei segni gli elementi iniziali "sanit" e "sanyt" attribuendo rilievo predominante alle desinenze "ix" e "ol".

Secondo il Tribunale:

• il pubblico percepisce le parole Sanitix e SANYTOL come insiemi unitari, non come combinazioni di due elementi distinti;
• non vi erano indizi sufficienti, né nella grafia né nella struttura sillabica, per imporre una segmentazione in "sanit" + "ix" o "sanyt" + "ol";
• la conclusione secondo cui l’attenzione del pubblico si concentrerebbe sulle desinenze era erronea.

Somiglianza visiva

La commissione di ricorso aveva ritenuto la somiglianza visiva bassa. Il Tribunale osserva invece che i segni condividono la stessa sequenza iniziale di lettere "s", "a", "n" e la lettera finale della parte iniziale "t"; la differenza tra "i" e "y" non è visivamente significativa. Le differenze finali esistono, ma non bastano a degradare la somiglianza a livello basso.

Poiché gli elementi figurativi del marchio anteriore erano decorativi e di debole distintività, il Tribunale conclude che la somiglianza visiva è media.

Somiglianza fonetica

Anche sul piano fonetico la commissione di ricorso aveva ritenuto la somiglianza bassa. Il Tribunale, invece, rileva che una parte significativa del pubblico francofono, italofono e ispanofono pronuncerebbe in modo sostanzialmente identico le parti iniziali "sanit" e "sanyt". Le differenze finali non sono sufficienti a far degradare la somiglianza a un livello basso. La somiglianza fonetica è quindi media.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale il Tribunale distingue tra due segmenti di pubblico:

• per il pubblico che coglie il richiamo a "sanitary" o a termini equivalenti derivati da "sanitas", i segni evocano la stessa idea di igiene/disinfezione e la somiglianza concettuale è media;
• per il pubblico che non percepisce tale allusione, il confronto concettuale non è possibile.

La commissione di ricorso aveva sottovalutato tale profilo, qualificando la somiglianza come bassa.

Distintività accresciuta e reputazione del marchio anteriore

Il Tribunale prende atto che la commissione di ricorso aveva riconosciuto una certa reputazione dei marchi anteriori nell’Unione, in particolare in Spagna e Francia, e almeno per i disinfettanti anche a livello UE. Tale elemento rafforza la tutela del marchio anteriore e incide sulla valutazione globale del rischio di confusione.

Valutazione globale e interdipendenza

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che:

• la somiglianza media dei segni deriva da elementi iniziali di debole distintività, dunque il loro peso non è di per sé elevatissimo;
• tuttavia la reputazione e la distintività accresciuta del marchio anteriore aumentano il rischio che il pubblico ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate;
• anche a fronte di un livello di attenzione talora elevato, la combinazione di identità dei prodotti presunta, somiglianza media dei segni e forza rafforzata del marchio anteriore impediva di escludere il rischio di confusione.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione impugnata. Non esamina il secondo motivo relativo all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, poiché l’annullamento discende già dalla censura accolta sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Quanto alle spese, EUIPO è condannato a sopportare le proprie e a rifondere quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale. La domanda relativa alle spese del procedimento davanti alla divisione di opposizione è dichiarata irricevibile, mentre per le spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sarà quest’ultima a decidere alla luce della sentenza.

Principio affermato

Quando due marchi condividono una parte iniziale allusiva ai prodotti ma le differenze finali non sono tali da neutralizzare la somiglianza complessiva, e il marchio anteriore gode di reputazione e distintività rafforzata, l’ufficio non può escludere il rischio di confusione facendo leva solo sul carattere debole degli elementi comuni. La valutazione deve essere globale e coerente con il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni, identità dei prodotti e forza del marchio anteriore.