Tribunale, Sentenza T-122/17

Marchio dell’Unione europea DEVIN e nullità per carattere descrittivo geografico

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Devin AD avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio denominativo dell’Unione europea DEVIN per i prodotti della classe 32, ritenendolo descrittivo di una provenienza geografica. Il caso verte sul rapporto tra nomi geografici, interesse generale alla loro disponibilità e prova necessaria per dimostrare la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento nell’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

Devin AD aveva ottenuto la registrazione del marchio DEVIN nel 2011 per varie bevande non alcoliche e acque della classe 32. Nel 2014 la Haskovo Chamber of Commerce and Industry aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere c), f) e g).

La divisione di annullamento aveva respinto le censure fondate sulle lettere f) e g), ma aveva accolto quella fondata sulla lettera c), dichiarando nullo il marchio nella sua integralità. La seconda commissione di ricorso ha confermato la nullità, ritenendo che la città di Devin fosse conosciuta in Bulgaria e in parte del pubblico di paesi vicini, come Grecia e Romania, e che il segno potesse designare l’origine geografica dei prodotti, soprattutto delle acque minerali.

Domande della ricorrente e struttura del contenzioso dinanzi al Tribunale

Davanti al Tribunale, la ricorrente chiedeva:

• l’annullamento della decisione impugnata;
• l’annullamento della decisione della divisione di annullamento;
• il rigetto della domanda di nullità;
• la condanna dell’EUIPO alle spese.

In sostanza, i capi di conclusione diretti al rigetto della domanda di nullità erano presentati anche come domanda di riforma della decisione impugnata.

Normativa e criteri giuridici applicati

Il Tribunale richiama innanzitutto:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, secondo cui sono esclusi i segni che possono servire a designare, tra l’altro, la provenienza geografica dei prodotti;
• l’articolo 7, paragrafo 2, che consente di applicare il divieto anche se l’impedimento sussiste solo in una parte dell’Unione;
• l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), sulla nullità dei marchi registrati in violazione dell’articolo 7;
• l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), che tutela l’uso descrittivo delle indicazioni geografiche;
• la giurisprudenza sui nomi geografici, in particolare le sentenze Procter & Gamble/UAMI, Wrigley, Technopol, Cloppenburg, MONACO, NIAGARA, KARELIA e altre citate nella motivazione.

Il Tribunale ribadisce che un segno è descrittivo se presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica. È inoltre sufficiente che il motivo assoluto sussista per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento, senza che sia necessario esaminare la conoscenza del segno da parte di tutti gli altri consumatori.

Esame del pubblico di riferimento e della percezione di Devin

Il Tribunale distingue tre gruppi di consumatori:

• consumatori bulgari;
• consumatori greci e rumeni;
• consumatori degli altri Stati membri.

Consumatori bulgari

Per la Bulgaria, il Tribunale osserva che la città di Devin è effettivamente nota come località termale e come fonte di acque minerali. Tuttavia, la ricorrente sosteneva che il marchio avesse acquisito carattere distintivo con l’uso nel territorio bulgaro, e il Tribunale rileva che tale aspetto non era decisivo ai fini della censura dedotta, ma restava comunque rilevante per l’eventuale validità del marchio in Bulgaria.

Consumatori greci e rumeni

È su questo punto che il Tribunale censura in modo netto la decisione impugnata. La commissione di ricorso aveva dedotto la notorietà di Devin in Grecia e Romania da elementi quali:

• il numero di turisti stranieri in Bulgaria;
• la presenza di Devin su siti internet di viaggi;
• l’infrastruttura turistica locale;
• ipotesi sul comportamento dei viaggiatori che visitano la Bulgaria.

Il Tribunale ritiene che tali elementi non dimostrino che una parte importante del pubblico greco o rumeno conosca Devin come luogo geografico. Le inferenze tratte dall’EUIPO sono giudicate troppo speculative e concentrate su una porzione minima del pubblico, cioè i turisti che effettivamente visitano la Bulgaria o ricercano Devin online.

Il Tribunale valorizza anche gli elementi prodotti dalla ricorrente:

• i dati ufficiali sui turisti stranieri a Devin, molto limitati rispetto al totale dei turisti in Bulgaria;
• l’indagine omnibus, da cui emergeva che in Grecia meno dell’1% associava Devin a un luogo in Bulgaria e meno del 3% a un qualsiasi luogo.

Anche se l’indagine presentava alcune lacune, il Tribunale osserva che i risultati restavano comunque indicativi di una conoscenza irrisoria, non rappresentativa del consumatore medio greco. La stessa logica vale per la Romania.

Altri Stati membri

Per gli altri Stati membri, la commissione di ricorso aveva adottato una motivazione ancora più debole, basata su estrapolazioni e sull’idea che alcuni consumatori tedeschi potessero riconoscere Devin come città bulgara. Il Tribunale ritiene che ciò non basti a provare la percezione del segno da parte del consumatore medio dell’Unione, né a fondare la descrittività del marchio fuori dalla Bulgaria.

Interesse generale e disponibilità del nome geografico

La decisione affronta anche il tema dell’interesse generale a mantenere disponibili i nomi geografici. Il Tribunale richiama la funzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), che tutela la disponibilità dei segni descrittivi per tutti gli operatori economici.

Tuttavia, chiarisce che tale interesse non impone l’annullamento del marchio nel caso concreto. In particolare:

• l’uso descrittivo del nome Devin resta possibile ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
• il titolare del marchio non può impedire ai terzi un uso lecito e descrittivo del termine;
• il sistema del marchio dell’Unione contiene già meccanismi di equilibrio, tra cui i limiti ai diritti esclusivi e le eccezioni connesse al giusto motivo e all’uso descrittivo.

Il Tribunale afferma quindi che la disponibilità del nome geografico è sufficientemente preservata senza bisogno di annullare il marchio nella sua interezza.

Ragionamento decisivo e annullamento della decisione impugnata

La conclusione centrale è che la commissione di ricorso ha applicato un test errato, concentrandosi su una parte minima del pubblico di riferimento anziché sull’insieme del consumatore medio dell’Unione, e non ha dimostrato la conoscenza geografica del segno da parte di una parte non trascurabile del pubblico interessato fuori dalla Bulgaria.

Per questo motivo il Tribunale accoglie il primo capo del primo motivo e annulla la decisione impugnata per violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Domanda di riforma e mancato esercizio del potere sostitutivo

Il Tribunale respinge invece la domanda di riforma. Pur rilevando che il marchio non era descrittivo per il pubblico non bulgaro, osserva che la commissione di ricorso non si era pronunciata chiaramente sull’eventuale acquisizione di carattere distintivo con l’uso in Bulgaria, questione decisiva per stabilire la sorte del marchio se esso fosse descrittivo solo nel territorio bulgaro.

Poiché tale valutazione non era stata compiuta dall’organo amministrativo, il Tribunale non poteva sostituirsi ad esso decidendo per la prima volta sul punto in sede di controllo di legittimità.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• annulla la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016;
• respinge il ricorso per il resto, cioè quanto alla domanda di riforma;
• condanna l’EUIPO alle spese di Devin AD;
• dichiara che la Haskovo Chamber of Commerce and Industry sopporta le proprie spese.

Principi operativi per il professionista

La sentenza conferma che, nei procedimenti di nullità per descrittività geografica, non basta evocare una notorietà locale o turistica del luogo: occorre provare che il pubblico di riferimento nell’Unione percepisca effettivamente il nome come indicazione geografica rilevante per i prodotti. Conferma inoltre che l’uso descrittivo resta protetto e che il marchio dell’Unione non va automaticamente annullato solo perché il segno ha un significato geografico in uno Stato membro, specie se gli effetti del marchio e le eccezioni legali consentono già di preservare l’interesse dei terzi.