Tribunale, Sentenza T-13/24

Marchio UE: limiti della correzione delle decisioni dell’EUIPO in un procedimento di opposizione

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Pernod Ricard contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva "corretto" una precedente decisione del 19 giugno 2023 resa in un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Oggetto della controversia era la registrazione del marchio figurativo The King of Soho per gin e vodka, contestata sulla base di precedenti marchi denominativi SOHO dell’Unione europea e francese.

Fatti e procedimento amministrativo

West End Drinks Ltd aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo The King of Soho per prodotti della classe 33. Pernod Ricard aveva presentato opposizione invocando due marchi anteriori SOHO: uno UE e uno francese, entrambi per bevande alcoliche della classe 33. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione, ma la Quinta Commissione di ricorso, con decisione del 19 giugno 2023, aveva riformato tale esito e respinto l’opposizione. Successivamente, con decisione del 15 novembre 2023, la stessa Commissione aveva adottato una decisione di correzione ai sensi dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001.

Contenuto della decisione correttiva contestata

La Commissione di ricorso aveva ritenuto di poter correggere diversi passaggi della decisione del 19 giugno 2023:

• eliminando il paragrafo 48, ritenuto una mera ripetizione del paragrafo 46;
• eliminando il paragrafo 45, relativo al territorio rilevante, perché ritenuto incoerente con la portata territoriale del marchio UE anteriore;
• modificando i paragrafi 95 e 98, relativi alla somiglianza concettuale dei segni;
• modificando il paragrafo 95 anche quanto alla somiglianza fonetica;
• correggendo il paragrafo 107 sul livello di attenzione del pubblico, da "average to high" a "average".

Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 102 del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla correzione di errori linguistici, di trascrizione e manifesti lapsus;
• l’articolo 103 del medesimo regolamento, che disciplina la revoca delle decisioni in caso di errore manifesto;
• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione;
• l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto a una buona amministrazione e a essere sentiti;
• l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625. La Corte precisa inoltre, richiamando la propria giurisprudenza, che la correzione è consentita solo per errori formali evidenti, mentre le modifiche che incidono sul contenuto sostanziale della decisione richiedono, se del caso, il ricorso alla revoca.

Ragionamento del Tribunale sul perimetro dell’articolo 102

Il Tribunale ribadisce che la distinzione tra correzione e revoca è decisiva: la correzione non annulla la decisione, ma rettifica soltanto un errore materiale; la revoca invece elimina la decisione viziata e comporta la ripresa del procedimento. In applicazione del principio di certezza del diritto, il potere di correzione va interpretato restrittivamente ed è limitato agli errori formali che non modificano portata e sostanza della decisione.

Eliminazione del paragrafo 48

La cancellazione del paragrafo 48 è ritenuta legittima, perché quel passaggio ripeteva sostanzialmente il contenuto del paragrafo 46. Si trattava quindi di una mera ridondanza, correggibile senza incidere sull’esito della decisione.

Eliminazione del paragrafo 45 sul territorio rilevante

Diversamente, la cancellazione del paragrafo 45 non è ammessa. Quel passaggio conteneva una presa di posizione chiara: la Commissione aveva deciso di valutare il rischio di confusione con riguardo al pubblico in Francia e in Spagna, motivando tale scelta con la giurisprudenza e con gli elementi di prova disponibili. Il Tribunale osserva che tale affermazione non era un mero errore materiale manifestamente riconoscibile, anche perché la stessa decisione aveva trattato prove di uso effettivo del marchio anteriore in più Stati membri, in particolare in Francia e in Spagna. Non era quindi possibile affermare che solo una formulazione diversa fosse plausibile.

Correzione del livello di attenzione del pubblico

Anche la correzione del paragrafo 107 è censurata. Sebbene in più punti la decisione descrivesse il livello di attenzione del consumatore medio come "average", il Tribunale rileva che il paragrafo 52 conteneva anche elementi che potevano giustificare l’espressione "average to high". Di conseguenza, la correzione non era così evidente da escludere ogni altra lettura possibile.

Correzione della somiglianza fonetica e concettuale

La Corte annulla inoltre le correzioni apportate ai paragrafi 95 e 98 sulla somiglianza concettuale e al paragrafo 95 sulla somiglianza fonetica. Il testo della decisione originaria non imponeva un’unica conclusione: la parte motivazionale lasciava spazio a diverse letture sul grado di somiglianza concettuale, mentre la formula usata per la somiglianza fonetica non era così incompatibile con la valutazione corretta da poter essere qualificata come semplice svista manifesta. Tali modifiche, dunque, alteravano la sostanza dell’analisi del rischio di confusione.

Esame del primo motivo: buona amministrazione e diritto di essere sentiti

Quanto alla sola correzione del paragrafo 48, il Tribunale respinge le censure fondate sull’articolo 41 della Carta e sulle disposizioni procedurali richiamate. Poiché si trattava di una correzione ammissibile di un mero testo ripetitivo, la Commissione di ricorso non era tenuta a sentire previamente le parti. Inoltre, il fatto che la correzione sia stata individuata anche grazie a un ricorso pendente non lede di per sé la buona amministrazione: le parti possono legittimamente sollevare errori di questo tipo e l’EUIPO può correggerli d’ufficio.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale annulla la decisione del 15 novembre 2023 nella parte in cui aveva cancellato il paragrafo 45 della decisione del 19 giugno 2023 e modificato i paragrafi 95, 98 e 107. Respinge invece il ricorso per il resto, confermando la validità della sola correzione del paragrafo 48. In materia di spese, condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle di Pernod Ricard, mentre West End Drinks Ltd sopporta le proprie spese.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che l’articolo 102 del regolamento 2017/1001 non può essere utilizzato per "riscrivere" in sostanza una decisione di ricorso dell’EUIPO. In particolare, non sono correggibili tramite semplice corrigendum le valutazioni che attengono al nucleo dell’analisi del rischio di confusione, come il pubblico rilevante, il suo livello di attenzione e la somiglianza dei segni, salvo che l’errore sia davvero univoco e meramente materiale. Per i professionisti, il caso mostra anche che una correzione ammissibile non richiede necessariamente il contraddittorio preventivo quando non incide in senso peggiorativo sulla posizione della parte interessata.