Tribunale, Sentenza T-105/16

Marchio dell’Unione europea – nullità e prove tardive sulla notorietà del marchio anteriore

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio dell’Unione europea. Il tema centrale è la possibilità di prendere in considerazione, in sede di ricorso dinanzi alla commissione, prove della notorietà e del carattere distintivo del marchio anteriore prodotte soltanto per la prima volta in quella fase.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Explosal Ltd aveva ottenuto la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea per prodotti della classe 34, relativi al tabacco e agli articoli per fumatori. Philip Morris Brands Sàrl aveva quindi chiesto la dichiarazione di nullità del marchio, invocando tredici marchi anteriori e, in particolare, un marchio internazionale figurativo collegato al segno Marlboro.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda di nullità. Quanto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, aveva ritenuto che la somiglianza tra i segni fosse troppo tenue per generare un rischio di confusione. Quanto all’articolo 8, paragrafo 5, aveva osservato che non era stata fornita prova della notorietà del marchio anteriore. La commissione di ricorso ha poi confermato il rigetto, rifiutando di esaminare le prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa, ritenute tardive e non complementari.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente ha dedotto tre motivi:

• violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 per il rifiuto di considerare le prove tardive sulla notorietà;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 76, paragrafo 1, per la valutazione del rischio di confusione e del carattere distintivo del marchio anteriore;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, per avere escluso che potesse sorgere un nesso tra i segni anche in presenza di notorietà.

Il Tribunale ha esaminato congiuntamente il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, poiché entrambi riguardavano l’interpretazione dell’articolo 76.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, che disciplina rispettivamente l’esame d’ufficio dei fatti e il potere dell’EUIPO di non tener conto di fatti e prove non prodotti in tempo utile;
• la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, secondo cui la commissione di ricorso esamina in linea di principio i fatti e le prove presentati in primo grado, salvo fatti e prove ulteriori o complementari;
• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, relativo alla tutela rafforzata dei marchi dotati di notorietà.

Sono inoltre richiamate le pronunce UAMI/Kaul, Rintisch, EUIPO/Grau Ferrer, Ferrero/UAMI, El Corte Inglés, Agencja Wydawnicza Technopol, dadida, oltre a precedenti sulla riforma da parte del Tribunale e sui limiti del suo potere sostitutivo.

Ragionamento del Tribunale sulle prove tardive

Il Tribunale ricorda che la commissione di ricorso dispone di un potere discrezionale per decidere se tenere conto di fatti e prove presentati tardivamente. Tuttavia, tale potere non è illimitato: la regola 50 non può essere letta nel senso di autorizzare indiscriminatamente l’ingresso di prove nuove; essa consente, al più, la considerazione di prove complementari o supplementari rispetto a un fascicolo già istruito nei termini.

Nel caso concreto, però, il Tribunale osserva che la ricorrente non aveva prodotto alcun elemento di prova della notorietà dinanzi alla divisione di annullamento, limitandosi a prospettare che avrebbe presentato tali prove in un momento successivo. Ciò, di regola, impediva di qualificare le prove depositate in appello come complementari. Di conseguenza, in linea astratta, il loro mancato esame poteva trovare base nella regola 50 e nell’articolo 76, paragrafo 2.

Il rilievo decisivo della buona amministrazione

Nonostante ciò, il Tribunale ritiene che le circostanze specifiche del caso imponessero una diversa conclusione. La commissione di ricorso era stata informata della decisione “SUPER ROLL”, adottata pochi mesi prima, nella quale l’EUIPO aveva già rilevato che Marlboro e il suo elemento grafico a forma di tetto avevano acquisito elevata notorietà in Europa presso il pubblico pertinente.

Secondo il Tribunale, tale precedente costituiva un indizio manifesto che le nuove prove potevano avere effettiva rilevanza ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5. In questa situazione, il principio di buona amministrazione, richiamato anche dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, imponeva alla commissione di ricorso di esaminare quelle prove, quantomeno per confutarle. Il rifiuto automatico di prenderle in considerazione ha quindi integrato un vizio procedurale.

Parità delle armi e contraddittorio

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’ammissione delle prove tardive avrebbe violato la parità delle armi. Dalla causa emerge infatti che l’interveniente aveva ricevuto comunicazione delle prove e aveva potuto formulare osservazioni, anche con proroga del termine. La parte avversa aveva quindi avuto piena possibilità di esaminarle e contestarle.

Il Tribunale aggiunge che il richiamo della ricorrente alla decisione “SUPER ROLL” non comportava un’automatica vincolatività di quel precedente, poiché le decisioni dell’EUIPO vanno valutate sul solo fondamento del regolamento e della giurisprudenza, non di una prassi amministrativa. Tuttavia, quel precedente non poteva essere ignorato in assoluto quando costituiva un forte indizio sulla notorietà del marchio anteriore.

Incidenza sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

Il Tribunale censura anche la motivazione della commissione di ricorso secondo cui, persino provata la notorietà, il tenue grado di somiglianza tra i segni avrebbe comunque escluso il nesso richiesto dall’articolo 8, paragrafo 5. Richiamando la giurisprudenza Ferrero e El Corte Inglés, ribadisce che il nesso va valutato globalmente alla luce di tutti i fattori pertinenti, e che anche un grado di somiglianza ridotto non esclude di per sé la tutela dei marchi notori.

Per questo motivo, l’omesso esame delle prove sulla notorietà poteva incidere concretamente sull’esito della controversia, rendendo necessario l’annullamento della decisione impugnata.

Esito e conseguenze

Il Tribunale accoglie il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, annulla la decisione della commissione di ricorso e respinge il resto del ricorso. Respinge invece la domanda diretta a dichiarare esso stesso la nullità del marchio contestato, poiché il proprio potere di riforma non consente di sostituirsi alla commissione di ricorso nell’apprezzamento di questioni che non sono state ancora valutate compiutamente in sede amministrativa.

Principi affermati

La pronuncia afferma, in sostanza, che:

• la commissione di ricorso dell’EUIPO può rifiutare prove nuove non presentate in primo grado, ma deve esercitare il proprio potere discrezionale in modo coerente con la buona amministrazione;
• prove tardive che appaiano potenzialmente decisive non possono essere escluse automaticamente, specie se esistono precedenti amministrativi che ne suggeriscono la rilevanza;
• la notorietà di un marchio anteriore non si presume e va provata con elementi concreti, ma il loro esame non può essere sacrificato quando la loro rilevanza è evidente;
• ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, anche una somiglianza tenue può bastare a fondare un nesso tra i segni, se gli altri fattori lo giustificano.