Tribunale, Ordinanza T-265/17

Irrecevibilità del ricorso contro la decisione dell’EUIPO sul marchio EXPRESSVPN

Si tratta di un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea in materia di marchio dell’Unione europea, resa in un ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO relativa a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. La questione centrale non riguarda il merito assoluto del segno, ma l’ammissibilità della domanda proposta dinanzi al Tribunale.

Fatti e procedimento amministrativo

ExpressVPN Ltd aveva chiesto la protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1265562 per un marchio figurativo «EXPRESSVPN», per servizi della classe 42, tra cui consulenza e servizi IT, sicurezza dei dati e sviluppo software. L’esaminatore aveva respinto la domanda sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo, e aveva escluso anche l’acquisto di distintività per uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3. La quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato il rigetto con decisione del 16 febbraio 2017, ritenendo il segno descrittivo per un pubblico anglofono, privo di carattere distintivo e non sufficientemente provato come marchio divenuto riconoscibile attraverso l’uso.

Conclusioni delle parti

Nel ricorso dinanzi al Tribunale, ExpressVPN chiedeva di «riformare» la decisione impugnata in modo da consentire la registrazione del marchio, sostenendo che il segno non fosse descrittivo né privo di carattere distintivo e che esistessero prove del carattere distintivo acquisito. L’EUIPO ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, osservando che il Tribunale non può essere investito di una domanda volta a ottenere direttamente la registrazione del marchio mediante sola riforma della decisione amministrativa.

Questione preliminare di ricevibilità

Il Tribunale ha deciso di statuire sull’irricevibilità senza aprire la fase di merito, ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura. La questione era se una domanda formulata unicamente come «riforma» della decisione della commissione di ricorso fosse sufficiente, oppure se fosse necessaria anche una domanda di annullamento.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha rilevato che il ricorso conteneva un solo capo delle conclusioni, espressamente qualificato dalla stessa ricorrente come domanda di riforma ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, poi articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Ha quindi escluso che tale domanda potesse essere interpretata come comprensiva anche di una domanda di annullamento.

Il Tribunale ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui la riforma presuppone l’annullamento, totale o parziale, della decisione impugnata; in mancanza di una domanda di annullamento, la riforma non è accoglibile. Ha inoltre chiarito che il potere di riforma consiste nel sostituire alla decisione della commissione di ricorso quella che la commissione stessa avrebbe dovuto adottare, nei limiti delle sue competenze, e non nel registrare direttamente il marchio o nell’ordinare all’EUIPO di farlo.

A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha esaminato il sistema di competenze del regolamento n. 207/2009: la registrazione del marchio deriva dall’accertamento dei presupposti dell’articolo 45, ma l’esaminatore e la divisione di opposizione non adottano una decisione formale di registrazione; la commissione di ricorso, a sua volta, può solo esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata o rinviare l’affare. Ne consegue che essa non è competente a ordinare la registrazione del marchio, e il Tribunale non può quindi essere chiamato, tramite una domanda di sola riforma, a sostituirsi a tale organo in modo incompatibile con il sistema del regolamento.

Decisione e spese

Il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile, senza necessità di esaminare la domanda di riservatezza. Poiché ExpressVPN Ltd è risultata soccombente, è stata condannata alle spese su domanda dell’EUIPO.

Principio ricavabile

Una domanda proposta dinanzi al Tribunale contro una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO è irricevibile se si limita a chiedere la sola riforma della decisione al fine di ottenere la registrazione del marchio, senza formulare anche una domanda di annullamento; inoltre, né la commissione di ricorso né il Tribunale possono essere aditi per ordinare direttamente la registrazione del marchio dell’Unione europea.