Corte di giustizia, Sentenza C-578/17

Marchio cromatico o figurativo: rilevanza della qualificazione del segno e chiarezza della domanda di registrazione

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema finlandese) nell’ambito di una controversia tra Oy Hartwall Ab e l’Ufficio finlandese per la proprietà intellettuale, relativa al rigetto di una domanda di registrazione di marchio. La Corte è chiamata a interpretare gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE sui marchi.

Fatti e procedimento principale

Hartwall aveva chiesto la registrazione, per acque minerali, di un segno rappresentato graficamente con colori blu e grigio e descritto come combinazione di tali colori. Successivamente aveva precisato di voler ottenere la registrazione come "marchio cromatico" e non come marchio figurativo. L’Ufficio per la proprietà intellettuale aveva respinto la domanda per difetto di carattere distintivo, osservando che la notorietà del segno emergeva con riguardo al disegno figurativo e non ai colori in sé. Il Tribunale del commercio aveva poi ritenuto che la rappresentazione non contenesse una disposizione sistematica dei colori, richiesta per il riconoscimento della tutela.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:

• se la qualificazione del segno come marchio cromatico o figurativo rilevi ai fini del carattere distintivo;
• se, in caso di rilevanza di tale qualificazione, il segno possa essere registrato come marchio cromatico quando la domanda lo rappresenti come disegno;
• se, per la registrazione come marchio cromatico, sia necessaria una prova specifica di uso effettivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE, che richiede la riproducibilità grafica e la capacità distintiva del segno;
• l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, che esclude i marchi privi di carattere distintivo;
• l’articolo 3, paragrafo 3, che consente l’acquisizione del carattere distintivo tramite uso. Viene richiamato anche il considerando 6, che lascia agli Stati membri libertà procedurale, senza tuttavia consentire di alterare la nozione armonizzata di marchio.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che la direttiva 2008/95 non distingue tra categorie di marchi, ma la qualificazione data dal richiedente al segno è comunque pertinente perché aiuta a definire oggetto e portata della tutela, cioè se i contorni facciano parte o meno dell’elemento protetto. Ciò non esonera però l’autorità nazionale dall’obbligo di compiere una valutazione in concreto e globale del carattere distintivo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, incluso l’eventuale uso del segno.

La Corte ribadisce che l’esame non può essere astratto e che i criteri di valutazione del carattere distintivo sono identici per i marchi cromatici e per le altre categorie di marchi. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui, per un colore specifico o una combinazione di colori, il carattere distintivo intrinseco è eccezionale e, di regola, può essere acquisito solo tramite uso; tuttavia ciò non giustifica un automatismo fondato unicamente sulla prova di uso durevole e significativo.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla seconda questione, la Corte osserva che la rappresentazione grafica deve consentire di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto e la portata della protezione richiesta. La descrizione verbale contribuisce a tale precisione. Se, nella domanda, esiste una contraddizione tra il segno rappresentato come disegno e la qualificazione richiesta come marchio cromatico, viene meno la necessaria chiarezza e precisione.

Nel caso concreto, il segno era rappresentato come disegno figurativo con contorni, ma la descrizione chiedeva protezione solo per due colori. Tale incoerenza rendeva impossibile definire esattamente l’oggetto della tutela, sicché l’articolo 2 della direttiva osta alla registrazione in presenza di una simile contraddizione, da verificare dal giudice nazionale.

Terza questione e assorbimento

Poiché la seconda questione è stata risolta in senso ostativo alla registrazione per difetto di chiarezza e precisione della domanda, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare la terza questione sulla prova dell’uso effettivo.

Decisione e principio applicato

La Corte dichiara che la qualificazione del segno come marchio cromatico o figurativo è un elemento rilevante per valutare l’idoneità del segno a costituire un marchio e il suo carattere distintivo, ma non sostituisce l’esame concreto e globale richiesto dalla direttiva. Inoltre, una domanda contraddittoria tra rappresentazione grafica e qualificazione del segno deve essere respinta perché non consente di determinare con sufficiente chiarezza e precisione la portata della protezione richiesta.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza evidenzia che:

• la qualificazione del marchio in fase di deposito deve essere coerente con la rappresentazione grafica;
• per i marchi cromatici non è ammissibile un rigetto fondato su un automatismo probatorio, senza valutazione concreta;
• la descrizione verbale del segno è decisiva per delimitare l’oggetto della protezione;
• ogni incoerenza tra immagine, descrizione e qualificazione giuridica può impedire la registrazione.