Tribunale, Sentenza T-910/16

Marchio dell’Unione europea TESTA ROSSA: decadenza parziale e prova dell’uso effettivo

La pronuncia riguarda due ricorsi riuniti avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza parziale di un marchio dell’Unione europea figurativo TESTA ROSSA. Il Tribunale è stato chiamato a valutare se la prova prodotta dal titolare fosse sufficiente per dimostrare l’uso effettivo del marchio per i prodotti e servizi registrati e se la valutazione effettuata dall’EUIPO rispettasse il principio di parità di trattamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio era stato registrato nel 2009 per numerosi prodotti e servizi delle classi 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38. Nel 2014 Kurt Hesse aveva chiesto la decadenza parziale del marchio ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, escludendo soltanto taluni prodotti della classe 30. La divisione di annullamento aveva dichiarato la decadenza per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda, ma la commissione di ricorso aveva poi accolto parzialmente il ricorso del titolare, mantenendo la registrazione per alcuni prodotti della classe 21 e della classe 25.

Prove dell’uso considerate dalla commissione di ricorso

La commissione di ricorso aveva esaminato un ampio complesso di prove: screenshot del sito internet, fotografie e pubblicità dei "bar-caffè", documenti su vendite e ordini, elenchi di ubicazioni, opuscoli pubblicitari e franchising, nonché tabelle con dati di vendita. Tali elementi hanno permesso alla commissione di ritenere provato l’uso per alcuni prodotti delle classi 21 e 25, ma non per gli altri prodotti e servizi.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, secondo cui il marchio decade se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti o servizi registrati. Richiama inoltre l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), sul cosiddetto uso in forma diversa, e la regola 22 del regolamento n. 2868/95, che disciplina gli elementi probatori rilevanti. La valutazione deve essere globale e fondata su elementi concreti e oggettivi, senza basarsi su mere probabilità o presunzioni.

Uso verso l’esterno e ruolo dei consumatori finali

Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la tesi secondo cui l’uso effettivo dovrebbe essere rivolto ai consumatori finali. Il Tribunale respinge tale impostazione: l’uso deve essere pubblico e verso l’esterno, ma ciò non significa che debba necessariamente indirizzarsi ai soli consumatori finali. Possono assumere rilievo anche atti rivolti a professionisti, clienti industriali, affiliati o licenziatari, se inseriti nel mercato in cui il titolare intende sfruttare il marchio.

Valutazione dei prodotti delle classi 21 e 25

Per i prodotti controversi delle classi 21 e 25, il Tribunale conferma la decisione dell’EUIPO. Le prove mostravano che tali prodotti erano effettivamente commercializzati e contabilizzati separatamente, con dati di quantità, prezzo e valore delle vendite, e che non si trattava di una mera attività interna o simbolica. Anche se tali prodotti potevano avere una funzione promozionale rispetto al caffè, essi erano comunque distribuiti sul mercato e concorrevano con prodotti analoghi di altre imprese, sicché l’uso era idoneo a creare o mantenere uno sbocco commerciale proprio.

Mancata prova per gli altri prodotti e servizi

Per il resto dei prodotti e dei servizi rivendicati, il Tribunale conferma che la prova era insufficiente. In particolare:

• per le classi 7, 11, 20 e 28 non erano stati prodotti elementi concreti come fatture, ordini, fatturato o dati di mercato;
• per la classe 34, le vendite di accendini e posacenere risultavano troppo esigue o comunque non chiaramente idonee a superare la soglia dell’uso simbolico;
• per la classe 38 non era dimostrata la prestazione di servizi di telecomunicazione, poiché la mera disponibilità di un numero telefonico di assistenza non equivale a un servizio autonomo reso sul mercato.

Parità di trattamento

La Wedl & Hofmann sosteneva che, in quanto piccola impresa, fosse più difficile per essa produrre prove dell’uso e che la decisione impugnata imponesse standard eccessivi, in violazione del principio di parità di trattamento. Il Tribunale respinge il motivo: la valutazione dell’uso effettivo si fonda sugli stessi criteri oggettivi per tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione. Il principio di parità di trattamento non impone regole probatorie differenziate per le piccole imprese.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge entrambi i ricorsi e conferma la decisione della commissione di ricorso. Le cause vengono riunite ai fini della sentenza e le spese sono poste a carico della parte soccombente in ciascun procedimento. La pronuncia ribadisce che l’uso effettivo può essere dimostrato anche tramite una rete commerciale organizzata con affiliati e licenziatari, purché emerga un reale sfruttamento del marchio sul mercato.