Tribunale, Sentenza T-421/18

Marchio dell’Unione europea MUSIKISS: opposizione fondata sui marchi britannici KISS, ricevibilità del ricorso e recesso del Regno Unito

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione tra il segno MUSIKISS e i marchi anteriori KISS della Bauer Radio Ltd. Il caso si inserisce anche nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e dell’accordo di recesso, con particolare attenzione all’effetto del periodo transitorio sulla protezione dei marchi britannici anteriori.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il sig. Simon Weinstein aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea MUSIKISS per servizi delle classi 35, 41 e 45. Bauer Radio Ltd aveva proposto opposizione sulla base di una serie di marchi figurativi del Regno Unito e del marchio denominativo britannico KISS, invocando sia l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

La divisione di opposizione aveva accolto in parte l’opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione per vari servizi delle classi 35, 41 e 45. La commissione di ricorso, invece, ha annullato quella decisione e rinviato il procedimento alla divisione di opposizione per la prosecuzione, affermando tra l’altro che alcuni servizi erano diversi, che per altri la somiglianza dei segni era debole e che, in assenza di notorietà dei marchi anteriori, non vi sarebbe stato rischio di confusione.

Le eccezioni di irricevibilità

EUIPO e interveniente hanno sostenuto che il ricorso fosse irricevibile perché la decisione impugnata non costituiva una decisione definitiva, ma un atto interlocutorio che rinviava il fascicolo alla divisione di opposizione. Hanno inoltre invocato l’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, sostenendo che la commissione di ricorso avesse comunque accolto le richieste della ricorrente nella misura in cui aveva lasciato aperta la possibilità di un esito favorevole finale.

Il Tribunale ha respinto entrambe le eccezioni. Ha chiarito che l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 riguarda i ricorsi interni all’EUIPO e non la ricevibilità del ricorso giurisdizionale ex articolo 72. Inoltre, ha osservato che la decisione della commissione di ricorso, pur rinviando il procedimento, conteneva una posizione definitiva su somiglianza di prodotti e servizi, somiglianza dei segni e assenza di rischio di confusione in mancanza di notorietà, vincolante per la divisione di opposizione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2.

Effetti del recesso del Regno Unito e dell’accordo di recesso

Nel corso del giudizio è stata sollevata la questione dell’incidenza del recesso del Regno Unito sull’oggetto della controversia, dato che i marchi anteriori erano marchi britannici. Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 127 dell’accordo di recesso, durante il periodo transitorio il diritto dell’Unione continua ad applicarsi nel Regno Unito e il regolamento 2017/1001 continua a produrre effetti per i marchi britannici anteriori.

Ne consegue che tali marchi conservavano, alla data della sentenza, la protezione necessaria per fondare l’opposizione. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la causa non fosse divenuta priva di oggetto e che la ricorrente conservasse interesse ad agire, poiché l’annullamento della decisione impugnata poteva ancora produrre effetti giuridici utili.

Ragionamento sulla ricevibilità e sulla struttura della decisione impugnata

Il Tribunale ha valorizzato l’effetto vincolante dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001: quando la commissione di ricorso rinvia il procedimento all’organo che ha emesso la decisione impugnata, quest’ultimo è vincolato alla motivazione e al dispositivo della commissione, purché i fatti restino identici. Di conseguenza, le valutazioni della commissione su identità o somiglianza dei servizi, debole somiglianza dei segni e assenza di confusione in assenza di notorietà non erano semplici passaggi preparatori, ma costituivano una presa di posizione definitiva censurabile dinanzi al giudice dell’Unione.

Esito nel merito

Dopo avere respinto le eccezioni preliminari, il Tribunale ha esaminato il ricorso e lo ha respinto nel merito. La sentenza conferma quindi la decisione della commissione di ricorso e mantiene il rinvio alla divisione di opposizione per il prosieguo del procedimento secondo i criteri già fissati dalla commissione stessa.

Principi desumibili dalla pronuncia

La decisione ribadisce che, in materia di marchi UE, la ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale non dipende dal fatto che la commissione di ricorso abbia formalmente rinviato il procedimento, ma dalla sostanza della posizione già assunta sugli elementi decisivi della controversia. La sentenza chiarisce inoltre che il recesso di uno Stato terzo, in presenza di un accordo di recesso con periodo transitorio, non elimina automaticamente la tutela dei marchi anteriori di tale Stato ai fini delle opposizioni pendenti.