Tribunale, Sentenza T-369/20

Marchio UE CEFA Certified European Financial Analyst: opposizione fondata sul marchio anteriore CFA

Il Tribunale, Seconda Sezione, si pronuncia su un ricorso contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda il segno denominativo CEFA Certified European Financial Analyst e il marchio anteriore CFA, con applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

EFFAS aveva chiesto la registrazione del marchio CEFA Certified European Financial Analyst per prodotti della classe 9 e servizi della classe 41, tutti nel campo dell’analisi finanziaria. Dopo un primo rifiuto basato sugli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il marchio era stato ammesso alla registrazione grazie al carattere distintivo acquisito con l’uso.

CFA Institute aveva poi proposto opposizione invocando quattro diritti anteriori, tra cui il marchio denominativo UE CFA, registrato per pubblicazioni, servizi educativi e servizi associativi nel settore dell’analisi finanziaria. L’opposizione era fondata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione integralmente; la Commissione di ricorso aveva confermato tale esito limitando l’esame al marchio anteriore CFA.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse erroneamente comparato i segni e, di conseguenza, dedotto in modo scorretto l’esistenza di un rischio di confusione. Nel merito, il Tribunale ha esaminato:

• il pubblico rilevante per i beni e servizi contestati;
• il livello di attenzione del pubblico generale e dei professionisti;
• l’effetto della somiglianza visiva e fonetica tra CFA e CEFA Certified European Financial Analyst;
• il rilievo della nozione di rischio di associazione.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di marchio risale al 14 dicembre 2015, il contenzioso è disciplinato dal regolamento n. 207/2009, le cui disposizioni sostanziali sono sostanzialmente identiche a quelle del regolamento n. 2017/1001.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), un marchio non può essere registrato quando, per l’identità o somiglianza con un marchio anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel pubblico, comprensivo del rischio di associazione. Il Tribunale richiama i principi consolidati: valutazione globale del rischio di confusione, interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, e sufficienza di un rischio di confusione in una parte dell’Unione.

Valutazione del pubblico rilevante e livello di attenzione

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante sia il pubblico generale sia un pubblico professionale, attribuendo al primo un livello di attenzione medio e ai secondi un livello elevato. Il Tribunale condivide l’individuazione del pubblico di riferimento, ma non la qualificazione del livello di attenzione del pubblico generale.

Per i servizi di educazione e formazione della classe 41, specificamente riferiti alla finanza e all’analisi finanziaria, il Tribunale afferma che il livello di attenzione del pubblico generale deve essere considerato elevato. Lo stesso vale per i beni e servizi delle classi 9, 16 e 42, anch’essi strettamente connessi al settore dell’analisi finanziaria. Di conseguenza, la constatazione di un livello di attenzione medio costituisce un errore di diritto.

Effetti dell’errore sulla valutazione del rischio di confusione

L’errore sul livello di attenzione del pubblico generale ha inficiato l’intero ragionamento della Commissione di ricorso sulla valutazione globale del rischio di confusione. La Commissione aveva infatti fondato la propria analisi sulla premessa che il pubblico più esposto alla confusione fosse il pubblico generale con attenzione media. Il Tribunale osserva che non è possibile trasporre, senza ulteriore motivazione, il riferimento fatto nella parte della decisione dedicata al rischio di associazione al livello di attenzione dei professionisti per salvare la motivazione principale.

Rischio di associazione e serie di marchi anteriori

Il Tribunale affronta anche il passaggio della decisione impugnata che faceva riferimento, in via subordinata, a un rischio di associazione. Ricorda che tale nozione presuppone cumulativamente:

• l’esistenza di una serie di marchi anteriori, o quantomeno di più marchi idonei a costituire una serie;
• la capacità del marchio richiesto di essere associato a tale serie.

Nel caso di specie, la Commissione di ricorso si era limitata a confrontare il marchio richiesto con il solo marchio CFA, senza accertare se i diritti anteriori invocati dall’opponente costituissero effettivamente una serie di marchi. Mancando una delle condizioni essenziali della fattispecie, anche questa parte della motivazione è viziata da errore di diritto e non può sorreggere il dispositivo.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO del 31 marzo 2020. Condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da EFFAS; CFA Institute è condannata a sopportare le proprie spese.

Principi di rilievo pratico

La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione, il livello di attenzione del pubblico va determinato con precisione in funzione della natura concreta dei beni e servizi e del loro settore di riferimento. Per servizi specialistici nel campo dell’analisi finanziaria, il pubblico generale non può essere trattato come un consumatore medio di beni di uso corrente. Inoltre, il rischio di associazione non può essere invocato in modo astratto: occorre provare l’esistenza di una vera serie di marchi anteriori e la loro idoneità a evocare un’origine economica comune.