Tribunale, Sentenza T-361/23

Marchi UE di posizione su macchine agricole e diniego per mancanza di distintività

La sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2024 riguarda quattro ricorsi proposti da Väderstad Holding AB contro decisioni della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi dell’Unione europea. Il contenzioso concerne segni qualificati come marchi di posizione, costituiti da una combinazione di colori applicata a macchine e attrezzi agricoli, e il rifiuto di registrazione fondato sull’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e svolgimento della procedura amministrativa

La società ricorrente aveva depositato il 30 settembre 2019 domande di registrazione per quattro segni, descritti come marchi di posizione consistenti nei colori rosso, nero e giallo applicati al veicolo raffigurato. Le domande riguardavano, in particolare, prodotti delle classi 7 e 12 della classificazione di Nizza, tra cui macchine agricole, trattori e rimorchi.

L’esaminatore aveva respinto le domande per difetto di carattere distintivo. In sede di ricorso amministrativo, la commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto: per una parte dei prodotti aveva rilevato anche problemi di chiarezza della rappresentazione ai sensi dell’articolo 7(1)(a), mentre per i prodotti specificamente indicati dal Tribunale come "goods at issue" aveva confermato la mancanza di carattere distintivo ex articolo 7(1)(b).

Oggetto del giudizio e limitazione della controversia

Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha depositato una limitazione delle liste dei prodotti, circoscrivendo le domande ai soli "seed drills", "agricultural implements for seedbed preparation, levelling and reconsolidation of soil" e "planters" della classe 7. EUIPO ha sostenuto che tale limitazione fosse inammissibile nella parte in cui incideva sull’oggetto del giudizio.

Il Tribunale ha distinto tra una modifica vietata del petitum e una mera parziale rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la limitazione proposta si sovrapponesse alla divisione dei prodotti già operata dalla commissione di ricorso e non alterasse il soggetto della controversia. Di conseguenza, ha interpretato i ricorsi come diretti solo contro la parte delle decisioni relativa ai prodotti rimasti in causa, prendendo atto di un parziale ritiro delle azioni.

Quadro normativo e criterio di distintività

Il Tribunale richiama l’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Ricorda che il carattere distintivo va valutato in relazione ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento, che deve poter riconoscere il segno come indicatore di origine commerciale.

Nel caso di specie, il pubblico rilevante è stato identificato come costituito da professionisti del settore agricolo, con un elevato grado di attenzione, trattandosi di beni costosi e destinati a operatori specializzati. Il Tribunale ha ritenuto corretto che la valutazione si svolgesse con riferimento all’insieme dell’Unione, poiché i segni non contenevano elementi verbali.

Valutazione della percezione del segno

La commissione di ricorso aveva ritenuto che la combinazione di rosso, giallo e nero fosse una semplice variante di combinazioni cromatiche già diffuse nel settore agricolo e che avesse una funzione funzionale di sicurezza o segnalazione, soprattutto per la visibilità in certe condizioni d’uso o durante la circolazione dei mezzi.

Il Tribunale ha condiviso questo approccio. Ha osservato che:

• i colori, e in particolare le combinazioni cromatiche, hanno in generale una limitata capacità intrinseca di comunicare informazioni specifiche;
• nel settore agricolo i colori in questione erano comuni e non insoliti;
• l’uso di tali colori può adempiere a una funzione di visibilità, sicurezza o segnalazione, soprattutto in relazione a macchine agricole di grandi dimensioni.

Prove addotte dalla ricorrente e loro insufficienza

La ricorrente aveva invocato, tra l’altro, una dichiarazione giurata della Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau eV e vari esempi di utilizzo di colori nel settore agricolo per sostenere l’esistenza di una prassi consolidata di uso di marchi di posizione cromatici.

Il Tribunale ha ritenuto che tali elementi non fossero decisivi, perché non dimostravano che il pubblico di riferimento percepisse quelle combinazioni come indicazione dell’origine commerciale. Il dato di una prassi settoriale di uso dei colori non basta, da solo, a provare la distintività se il segno rimane una combinazione usuale o funzionale.

Rilevanza della funzione di sicurezza e del carattere usuale dei colori

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui il ricorso a colori per una funzione di segnalazione non potrebbe incidere sulla valutazione della distintività. Ha invece confermato che la funzione tecnica o segnaletica è un elemento rilevante nell’apprezzamento del segno.

Ha inoltre ritenuto che il piccolo elemento grafico descritto come fascia o rettangolo giallo-nero fosse banale e non idoneo a conferire al segno un carattere distintivo autonomo. La valutazione complessiva ha quindi portato a escludere che i marchi potessero indicare l’origine commerciale dei prodotti.

Metodo di valutazione e uso di fatti notori

Il Tribunale ha anche respinto la censura relativa all’uso di presunti fatti non provati. Ha ricordato che EUIPO può fondare la propria valutazione su fatti notori, cioè su circostanze generalmente conoscibili o desumibili da fonti accessibili. Nel caso di specie, è stato considerato notorio che i colori rosso e giallo siano visibili e adatti a funzioni di sicurezza o segnalazione, e che il contrasto con il nero accentui la visibilità.

Esito finale e spese

Il Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva dimostrato alcuna violazione dell’articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001. Ha quindi respinto integralmente i ricorsi, senza dover esaminare ulteriori argomenti difensivi dell’EUIPO sull’inidoneità dei segni rispetto alle categorie generali di prodotti.

Quanto alle spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza e nessuna udienza era stata fissata, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principio affermato

Un marchio di posizione consistente nella combinazione di colori applicata a macchine agricole è privo di carattere distintivo quando, nel percepito del pubblico professionale di riferimento, la combinazione cromatica appare comune nel settore e svolge anche una funzione di sicurezza o segnalazione, senza trasmettere un’indicazione precisa dell’origine imprenditoriale. La valutazione deve riguardare il segno nel suo insieme, ma può correttamente tenere conto dei singoli elementi cromatici, della loro usualità e della loro funzione pratica.