Tribunale, Sentenza T-561/22

Marchio UE CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE contro CFA

La pronuncia riguarda un procedimento di opposizione dinanzi a EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, investito di un ricorso ex articolo 263 TFUE e di un cross-claim dell’interveniente, ha esaminato sia la portata del riesame dopo un annullamento parziale precedente sia il rischio di confusione tra il segno richiesto e i marchi anteriori CFA.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE per servizi delle classi 35 e 41. CFA Institute aveva proposto opposizione fondandosi, tra l’altro, sul marchio denominativo UE CFA e su un marchio figurativo CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST, invocando l’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.

La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione. In primo grado amministrativo, la Quinta commissione di ricorso aveva accolto in parte l’opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione per alcuni servizi identici o simili e registrabilità per altri servizi ritenuti diversi. Su ricorso dell’interveniente, il Tribunale, con sentenza 9 giugno 2021 nel procedimento T-266/20, aveva annullato in parte quella decisione solo in relazione ai servizi considerati identici o simili.

Portata del giudicato e ambito del rinvio alla commissione di ricorso

Nella nuova decisione impugnata, la Seconda commissione di ricorso aveva ritenuto di dover riesaminare l’intera opposizione, compresi i servizi che la sentenza di annullamento non riguardava più. Il Tribunale ha invece stabilito che, dopo l’annullamento parziale, la parte non annullata della precedente decisione rimane definitiva e produce effetti nell’ordinamento, in applicazione del principio di res judicata e dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Per questo motivo ha accolto il cross-claim dell’interveniente solo nella parte in cui la nuova decisione aveva illegittimamente rimesso in discussione i servizi di “office functions” in classe 35 e “entertainment; sporting and cultural activities” in classe 41, annullando in parte la decisione impugnata su tale punto. Ha invece escluso che potesse riaprirsi il tema dell’articolo 8, paragrafo 5, per i servizi identici o simili, poiché la precedente commissione di ricorso non si era pronunciata su tale profilo per quei servizi.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha applicato il regolamento n. 207/2009, in quanto la domanda di marchio era stata depositata nel 2016, e ha richiamato il regolamento 2017/1001 per le regole procedurali e di impugnazione. La disposizione sostanziale centrale è l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), relativo al rischio di confusione, e l’articolo 8, paragrafo 5), relativo alla tutela rafforzata dei marchi con rinomanza/reputazione.

Valutazione del rischio di confusione: servizi

Quanto ai servizi, il Tribunale ha confermato che:

• i servizi di “advertising; business management; business administration” in classe 35 presentano solo un basso grado di similitudine rispetto ai servizi coperti dai marchi anteriori;
• i servizi di “education; providing of training” in classe 41 sono identici o comunque simili ai servizi anteriori di formazione in campo finanziario;
• i servizi di “office functions” e quelli di “entertainment; sporting and cultural activities” sono diversi e, per effetto del giudicato, non dovevano più essere riesaminati.

Il pubblico rilevante è stato individuato nel pubblico dell’Unione con livello di attenzione elevato.

Confronto dei segni

Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale ha ritenuto che i segni siano dominati dagli acronimi CCA e CFA. Per il marchio denominativo CFA e il segno richiesto ha corretto la valutazione della commissione di ricorso, affermando un grado di somiglianza fonetica medio anziché basso. Ha però confermato che la somiglianza visiva è bassa e che i segni sono concettualmente diversi.

Per il marchio figurativo CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST, il Tribunale ha riconosciuto una somiglianza visiva e fonetica media e una somiglianza concettuale bassa. Ha rilevato che gli elementi verbali secondari non potevano essere ignorati, pur avendo peso ridotto.

Distintività e reputazione dei marchi anteriori

Il Tribunale ha distinto tra distintività accresciuta e reputazione. Ha ritenuto che gli elementi prodotti da CFA Institute dimostrassero un uso intenso e diffuso del segno CFA, tale da conferire al marchio una distintività accresciuta, ma non da provare che i marchi fossero conosciuti da una parte significativa del pubblico pertinente in una parte sostanziale del territorio rilevante.

Di conseguenza, ha escluso la reputazione richiesta dall’articolo 8, paragrafo 5, e ha respinto il relativo motivo. La prova era considerata quantitativamente ampia ma qualitativamente insufficiente a dimostrare l’effettivo grado di conoscenza del marchio presso il pubblico interessato.

Valutazione globale e dispositivo

Nella valutazione globale ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ha concluso che:

• per i servizi di “education; providing of training” esiste rischio di confusione sia rispetto al marchio denominativo CFA sia rispetto al marchio figurativo CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST;
• per i servizi di classe 35, la bassa somiglianza dei servizi e dei segni esclude il rischio di confusione;
• per i servizi di mera diversa natura già coperti dal giudicato, la decisione della commissione di ricorso è stata annullata perché aveva indebitamente riesaminato questioni definitive.

Il Tribunale ha quindi annullato in parte la decisione impugnata, l’ha in parte modificata nel senso di accogliere l’opposizione per i servizi di educazione e formazione, e ha respinto il resto del ricorso e del cross-claim. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte, che è risultata parzialmente soccombente.