Corte di giustizia, Sentenza C-622/18

Marchio decaduto per mancato uso e azione risarcitoria per fatti anteriori alla decadenza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Francia) in materia di marchi d’impresa e, in particolare, il rapporto tra decadenza per mancato uso e risarcimento del danno da contraffazione. Il caso verte sul marchio semifigurativo SAINT GERMAIN e sull’uso, da parte di terzi, del segno "St-Germain" per un liquore.

Fatti e procedimento principale

Il titolare del marchio aveva registrato il segno nel 2006, ma non lo aveva mai sfruttato effettivamente. Nel 2012 aveva avviato un’azione per contraffazione contro tre società, limitandola al periodo anteriore alla decadenza poi dichiarata da un diverso giudice francese, con effetti dal 13 maggio 2011. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo, in sostanza, che l’assenza di uso effettivo del marchio impedisse di lamentare la lesione della sua funzione essenziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva se, alla luce degli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10 e 12 della direttiva 2008/95, il titolare di un marchio decaduto per mancato uso potesse comunque ottenere il risarcimento per l’uso, da parte di terzi, di un segno simile compiuto prima della data di decorrenza della decadenza.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

• la direttiva 2008/95, in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10, paragrafo 1, primo comma, 11, paragrafo 3, e 12, paragrafo 1;
• i considerando 6 e 9 della direttiva, che evidenziano rispettivamente il margine degli Stati membri sugli effetti della decadenza e l’obiettivo di imporre l’uso effettivo dei marchi;
• la direttiva 2004/48, articolo 13, paragrafo 1, sulla quantificazione del risarcimento;
• il regolamento (CE) n. 207/2009, richiamato per analogia, in particolare gli articoli 9, 15, 51 e 55.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, secondo la giurisprudenza già formatasi sul regolamento n. 207/2009, durante il periodo di grazia quinquennale successivo alla registrazione il titolare può esercitare il diritto esclusivo senza dover dimostrare l’uso effettivo, valutando la tutela in base ai prodotti e servizi indicati nella registrazione e non all’uso concretamente effettuato.

La Corte estende per analogia tale impostazione alla direttiva 2008/95, poiché le disposizioni corrispondenti sono sostanzialmente identiche. Tuttavia, evidenzia che il caso di specie si distingue perché la decadenza era già stata dichiarata: occorre dunque stabilire se tale decadenza impedisca di far valere, dopo il suo verificarsi, violazioni commesse prima della data di decadenza.

Sul punto, la Corte valorizza il considerando 6 della direttiva 2008/95, dal quale emerge che gli Stati membri mantengono la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o nullità dei marchi, nonché l’articolo 11, paragrafo 3, che lascia agli Stati membri la scelta di impedire o meno che un marchio decaduto sia invocato in una procedura per contraffazione. Ne consegue che la direttiva non impone una regola uniforme che escluda il risarcimento per fatti anteriori alla decadenza.

Nel caso francese, la normativa interna prevede che la decadenza produca effetti dalla scadenza del termine quinquennale; la Corte rileva che nulla indica che il legislatore francese avesse fatto uso della facoltà di escludere l’azione fondata sul marchio decaduto. Pertanto, secondo la Corte, l’ordinamento nazionale può consentire che il titolare chieda il risarcimento per i fatti di contraffazione commessi durante il periodo in cui il marchio era ancora formalmente efficace.

Infine, la Corte precisa che la determinazione del danno rientra nella direttiva 2004/48, articolo 13, e deve essere adeguata al pregiudizio effettivo subito. Il mancato uso del marchio non impedisce in sé il risarcimento, ma costituisce un elemento importante da considerare per valutare l’esistenza e l’entità del danno e, quindi, l’ammontare dell’indennizzo.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10, paragrafo 1, primo comma, e 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95, letti alla luce del considerando 6, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire al titolare di un marchio decaduto per mancato uso di ottenere il risarcimento del danno subito per l’uso, anteriormente alla data di decadenza, di un segno simile idoneo a creare confusione.

Implicazioni pratiche

Per la pratica professionale, la sentenza conferma che la decadenza per mancato uso non azzera automaticamente le pretese risarcitorie per il passato. Tuttavia, il titolare che non abbia mai sfruttato il marchio potrà incontrare maggiori difficoltà nella prova e nella quantificazione del danno, poiché l’assenza di uso incide sulla valutazione concreta del pregiudizio effettivamente subito.