Tribunale, Sentenza T-125/21

Marchio UE EUROBIC e opposizione fondata su marchi anteriori BiG/BANCO BIG/BANCO BiG

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia concerne il segno denominativo EUROBIC e il rischio di confusione con vari marchi anteriori, in particolare con il marchio portoghese figurativo n. 512902 e con altri marchi UE e nazionali contenenti gli elementi BiG/BANCO BIG.

Fatti e procedimento amministrativo

Banco BIC Português, SA aveva chiesto la registrazione del segno EUROBIC per prodotti della classe 9 e servizi della classe 36, nel settore bancario e finanziario. Banco de Investimento Global, SA aveva proposto opposizione richiamando diversi marchi anteriori UE e nazionali, tra cui i marchi figurativi BiG, BANCO BiG e BiGlobal TRADE, nonché i marchi nazionali BANCO BIG e BANCO BiG.

La Divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione ritenendo sussistente il rischio di confusione sulla base del marchio portoghese n. 512902. La Commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione e respinto integralmente l’opposizione, osservando che le precedenti controversie relative all’uso del segno BANCO BIC riguardavano altri diritti e che le prove presentate dall’opponente non erano decisive.

Normativa rilevante

La Corte precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 26 maggio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. Ai fini del merito, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ha contenuto identico all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. La vicenda tocca inoltre le norme sul procedimento dinanzi all’EUIPO e, in particolare, gli articoli 95 e 97 del regolamento n. 2017/1001, oltre alle regole di procedura del Tribunale in tema di trattazione senza udienza, spese e prova.

Primo motivo: rilevanza dell’uso del segno BANCO BIC e valutazione delle prove

Il Tribunale respinge la censura secondo cui la Commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare l’uso pregresso del segno BANCO BIC e il suo impatto percettivo sul pubblico. Ribadisce che il confronto va effettuato tra i segni oggetto della domanda e del diritto anteriore effettivamente invocato nella controversia, non tra marchi diversi usati in contesti diversi. Di conseguenza, le precedenti vicende giudiziarie relative al segno BANCO BIC non potevano condizionare la valutazione del rischio di confusione tra EUROBIC e il marchio anteriore n. 512902.

Quanto alla prova, il Tribunale esclude l’utilizzabilità di documenti nuovi prodotti per la prima volta in giudizio e ritiene irrilevanti gli elementi che si riferiscono al segno BANCO BIC o alla denominazione sociale Banco BIC Português, SA. Analogamente, vengono ritenuti poco probanti o non pertinenti i documenti che illustrano errori di terzi o di fornitori di servizi, poiché non dimostrano una confusione del pubblico rilevante tra i segni in causa.

Indagini di mercato e dichiarazioni scritte

La Corte conferma il giudizio critico della Commissione di ricorso sulle indagini di mercato prodotte dall’opponente. In particolare, la survey Marktest è ritenuta metodologicamente debole perché fondata su domande suggestive e speculative, che tendevano inizialmente a rafforzare il collegamento tra BANCO BIC ed EUROBIC e solo in un secondo momento tra BANCO BiG ed EUROBIC.

Anche le dichiarazioni giurate prodotte dall’opponente non sono ritenute decisive, poiché provenienti da soggetti legati all’impresa e, quindi, di minor valore probatorio; inoltre, esse non erano adeguatamente corroborate da altre prove affidabili. Il Tribunale osserva inoltre che la Commissione di ricorso aveva comunque preso in considerazione l’ipotesi di una maggiore distintività del marchio anteriore, escludendo però che ciò potesse modificare l’esito della valutazione.

Secondo motivo: rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale conferma anzitutto la definizione del pubblico di riferimento: pubblico generale e professionale in Portogallo, con un livello di attenzione elevato. Per i prodotti della classe 9 e per i servizi della classe 36 in ambito finanziario e bancario, il consumatore presta infatti un’attenzione superiore alla media, poiché tali prodotti e servizi incidono sulla situazione economica e richiedono scelte ponderate.

La Corte condivide anche il giudizio sulla comparazione dei prodotti e servizi: i servizi della classe 36 sono identici o comunque molto simili; i prodotti della classe 9 sono considerati simili ai servizi finanziari anteriori e, secondo il ragionamento della Commissione, anche un’eventuale identità di alcuni prodotti non sarebbe stata sufficiente a mutare il risultato finale.

Confronto dei segni

Sul piano distintivo, il Tribunale ritiene che l’elemento "banco" abbia debole capacità distintiva perché il pubblico lo percepisce come riferimento a un istituto bancario; l’elemento "big" è visivamente dominante nei marchi anteriori figurativi, ma non è tale da rendere trascurabile il termine "banco". Nel segno richiesto EUROBIC, il termine "euro" ha anch’esso carattere debole, ma non è né trascurabile né privo di rilievo; il segmento "bic" conserva invece carattere normale e può essere percepito come acronimo da parte del pubblico professionale.

La Corte approva quindi la valutazione di bassa o inferiore alla media somiglianza visiva, di somiglianza fonetica inferiore alla media e di differenza concettuale tra i segni. Sul piano concettuale, i termini "banco" ed "euro" evocano nozioni diverse; il fatto che entrambi siano associabili al settore bancario non basta a fondare una somiglianza concettuale, poiché il termine "euro" è più facilmente percepito come riferimento all’Europa o all’ambito geografico europeo.

Valutazione globale e dispositivo

Nella valutazione globale, il Tribunale ribadisce l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, ma conclude che nel caso concreto non sussiste rischio di confusione. La bassa somiglianza visiva, la somiglianza fonetica inferiore alla media e le differenze concettuali prevalgono anche considerando l’identità o somiglianza dei prodotti/servizi e la possibile maggiore distintività acquisita del marchio anteriore.

Il ricorso è quindi respinto integralmente e Banco de Investimento Global, SA è condannata alle spese. Quanto alle spese del procedimento amministrativo, il Tribunale ricorda che sono recuperabili quelle necessarie dinanzi alla Commissione di ricorso, non quelle sostenute dinanzi alla Divisione di opposizione.