Tribunale, Sentenza T-615/20

Uso genuino del marchio UE MOOD MEDIA in procedimento di revoca

Si tratta di un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio UE per mancato uso genuino. La controversia riguarda il segno verbale MOOD MEDIA, registrato per beni e servizi in varie classi della classificazione di Nizza, e la sufficienza della prova dell’uso nel quinquennio rilevante.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio MOOD MEDIA era stato registrato nel 2008 su domanda di Mood Media SAS, dante causa della ricorrente Mood Media Netherlands BV. Tailoradio Srl ha chiesto la revoca del marchio nel 2017 ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sostenendo l’assenza di uso genuino nell’Unione per i beni e servizi registrati. La Cancellation Division aveva inizialmente respinto la domanda di revoca, ma la prima Commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 24 luglio 2020, ha annullato tale decisione ritenendo non provato l’uso genuino e ha posto le spese a carico della titolare.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 7 giugno 2017, la normativa sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre per le norme procedurali si applica in linea di principio il regolamento 2017/1001. Vengono in rilievo, in particolare, l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, corrispondenti agli articoli 58, paragrafo 1, lettera a), e 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

Ammissibilità di alcuni allegati del ricorso

L’interveniente ha eccepito l’inammissibilità di alcuni allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha accolto l’eccezione quanto all’allegato 7 e agli allegati 8.1-8.6, rilevando che il ricorrente non poteva introdurre nuove prove per contestare le valutazioni della Commissione di ricorso, né utilizzare tali documenti per sovvertire l’apprezzamento compiuto in sede amministrativa. La questione della mancata traduzione è stata ritenuta priva di rilievo, una volta dichiarata l’inammissibilità.

Distintività del segno MOOD MEDIA

Il Tribunale ricorda che il carattere distintivo va valutato rispetto ai beni e servizi di riferimento e alla percezione del pubblico pertinente. Nel caso di specie, ha condiviso la valutazione dell’EUIPO secondo cui il pubblico pertinente comprendeva sia il grande pubblico sia i professionisti, anche in ragione della natura dei servizi offerti e delle fatture prodotte nel procedimento amministrativo.

Quanto ai singoli elementi del segno, il Tribunale ha ritenuto che:

• il termine "media" fosse descrittivo dei beni e servizi interessati;
• il termine "mood" avesse, al più, un carattere distintivo debole, poiché una parte rilevante del pubblico europeo comprende vocaboli inglesi di base e il termine si collega agevolmente ad attività di musica, intrattenimento, marketing e soluzioni esperienziali per il cliente.

Da ciò il Tribunale ha tratto la conclusione che il marchio aveva, al massimo, un carattere distintivo debole.

Variazioni del segno e loro rilevanza probatoria

Uno dei punti centrali della sentenza riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini della prova dell’uso, versioni del segno leggermente modificate, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio registrato, secondo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Segno figurativo MOOD:MEDIA

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che l’inserimento dei due punti altersse il carattere distintivo del marchio. Il Tribunale ha invece osservato che il colon era un elemento figurativo non dominante, non modificava la pronuncia delle parole e non alterava l’impressione complessiva del segno. Di conseguenza, ha stabilito che le prove recanti MOOD:MEDIA avrebbero dovuto essere considerate.

Segno con due M sovrapposte sopra MOOD MEDIA

La Commissione di ricorso aveva escluso anche una versione figurativa con due "M" stilizzate sopra l’espressione MOOD MEDIA, ritenendola fantasiosa e distinta ma non equivalente al marchio registrato. Il Tribunale ha invece rilevato che le due M erano difficilmente leggibili, mentre l’espressione MOOD MEDIA restava chiaramente percepibile e prevalente nell’impressione complessiva. Pertanto, tale variante non alterava il carattere distintivo del marchio registrato e le prove corrispondenti avrebbero dovuto essere considerate.

Segno MOOD:

Per le versioni nelle quali risultava omesso il termine "media", il Tribunale ha invece condiviso la Commissione di ricorso: dato il carattere distintivo solo debole del marchio, l’eliminazione di metà del segno alterava il suo carattere distintivo. Tuttavia, alcune di tali prove avrebbero comunque dovuto essere esaminate sotto altri profili, in particolare quando riferite a uso come nome commerciale o come nome di dominio.

Uso come nome commerciale

Il Tribunale ribadisce la regola secondo cui l’uso di una denominazione sociale, di per sé, non è uso "in relazione a beni o servizi"; tale uso diventa rilevante solo se stabilisce un nesso tra il segno e i beni commercializzati o i servizi forniti.

Applicando questo criterio, il Tribunale ha distinto varie ipotesi:

• alcune prove mostravano il segno usato solo come indicazione della società e potevano essere escluse;
• altre prove, invece, riportavano il marchio in articoli di stampa, contratti, fatture, offerte commerciali, pagine web e video, con un chiaro collegamento tra il segno e i prodotti o servizi offerti.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di ricorso avesse erroneamente escluso documenti nei quali il segno era usato come marchio e non soltanto come nome societario, ad esempio in articoli che descrivevano servizi audio, music streaming o paesaggi sonori personalizzati, oltre a contratti e fatture che collegavano il segno ai prodotti sviluppati dalla ricorrente.

Uso come nome di dominio

Il Tribunale ha affermato che anche l’uso del segno come nome di dominio o come elemento del nome di dominio può costituire prova di uso genuino, se il sito svolge funzione commerciale o pubblicitaria rispetto ai beni o servizi contraddistinti dal marchio.

Nel caso concreto, ha considerato rilevanti le prove relative a siti che presentavano i beni e servizi interessati, permettevano di contattare la società e di acquistare i prodotti o servizi, e mostravano il segno MOOD MEDIA come elemento identificativo. In tali ipotesi, la Commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove. È stata invece confermata l’esclusione di una pagina in cui il marketing avveniva sotto il segno MOOD MIX e non sotto MOOD MEDIA.

Valutazione complessiva dell’uso genuino

Il Tribunale richiama i criteri classici dell’uso genuino: uso reale, pubblico e rivolto a preservare o creare uno sbocco commerciale, tenendo conto della natura dei beni e servizi, del mercato, della frequenza e della portata dell’uso. Sottolinea che la prova può risultare anche da documenti non datati o esterni al periodo rilevante, se tali elementi servono a corroborare documenti riferiti al quinquennio pertinente.

La censura decisiva è che la Commissione di ricorso aveva escluso un numero rilevante di documenti che avrebbero dovuto essere esaminati. Poiché non si poteva escludere che, considerando tali prove, l’esito potesse essere diverso, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata.

Domanda di riforma della decisione e limite del sindacato del Tribunale

La ricorrente chiedeva non solo l’annullamento, ma anche che il Tribunale respingesse la domanda di revoca. Il Tribunale ha respinto tale domanda, ricordando che il potere di riforma non consente di sostituirsi all’EUIPO quando la Commissione di ricorso non ha ancora esaminato compiutamente tutte le prove rilevanti. In mancanza di una valutazione amministrativa completa, una decisione di merito del Tribunale avrebbe invaso funzioni istruttorie e amministrative proprie dell’EUIPO.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha:

• annullato la decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2020;
• respinto il resto del ricorso;
• condannato l’EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della ricorrente;
• posto le spese dell’interveniente a suo carico.

Principio affermato

Ai fini della revoca per mancato uso, il giudice deve verificare globalmente se gli elementi prodotti dimostrino un uso reale del marchio in funzione distintiva; sono utilizzabili anche varianti del segno che non ne alterino il carattere distintivo, nonché usi come nome commerciale o come dominio, quando dal contesto emerga un nesso commerciale con i beni o servizi contraddistinti. La Commissione di ricorso non può escludere prove rilevanti solo perché il segno compare in forme lievemente modificate o in contesti aziendali o digitali, se tali usi conservano una funzione di origine commerciale.