Tribunale, Sentenza T-333/20

Marchio UE IALO TSP: opposizione, identità dei prodotti e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso proposto avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione tra il segno richiesto IALO TSP e il marchio anteriore internazionale HYALO. La controversia concerne principalmente l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e alcuni profili procedurali relativi alla composizione della Commissione di ricorso e alla motivazione della decisione.

Fatti e procedimento amministrativo

Giuliani SpA aveva chiesto la registrazione del marchio UE denominativo IALO TSP per prodotti delle classi 1, 3 e 5, comprendenti sostanze chimiche, cosmetici e prodotti parafarmaceutici/farmaceutici. Fidia farmaceutici SpA aveva proposto opposizione fondandola sul marchio anteriore internazionale HYALO, designante l’Unione europea, registrato per prodotti delle classi 1, 3, 5 e 10. L’opposizione era basata sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la Quinta Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che, pur in presenza di una certa somiglianza visiva e di una forte somiglianza fonetica per parte del pubblico, la diversa percezione concettuale e la distintività debole del marchio anteriore consentissero di escludere un rischio di confusione.

Domande esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva quattro motivi:

• violazione dell’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e degli articoli 32, lettera f), e 39, paragrafo 5, del regolamento delegato 2018/625, per asserita non identificabilità di uno dei membri firmatari della Commissione di ricorso;
• violazione degli articoli 94, paragrafo 1, e 166, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2017/1001, nonché dei principi di buona amministrazione e parità di trattamento, per la riallocazione del fascicolo dalla Seconda alla Quinta Commissione di ricorso;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per errata valutazione del rischio di confusione;
• difetto di motivazione e violazione dei principi di buona amministrazione ed eguaglianza.

Questioni procedurali: ammissibilità di un nuovo documento

Il Tribunale ha ritenuto ammissibile, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, un documento prodotto per la prima volta all’udienza, poiché la decisione di Commissione di ricorso era successiva alla proposizione del ricorso e la produzione tardiva risultava giustificata.

Primo motivo: composizione della Commissione di ricorso e identificazione del membro firmatario

Il Tribunale ha chiarito che il riferimento corretto è all’articolo 165, paragrafo 2, e non al paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che richiede che le decisioni delle Commissioni di ricorso siano adottate da tre membri. Ha rilevato che la decisione contestata era stata adottata dalla Quinta Commissione di ricorso composta da A. Pohlmann, V. Melgar e “C. Govers”.

Poiché non esisteva un membro della Commissione con il nome esatto “C. Govers”, EUIPO ha spiegato che si trattava in realtà di Jan-Kees Govers, il cui nome completo è Cornelius Johannes Martinus Ambrosius Govers. Il Tribunale ha quindi concluso che il membro era identificabile e che non vi era violazione né dell’articolo 165, paragrafo 2, né degli articoli 32, lettera f), e 39, paragrafo 5, del regolamento delegato 2018/625.

Secondo motivo: riallocazione del fascicolo alla Quinta Commissione di ricorso

Il ricorrente sosteneva che il trasferimento del fascicolo dalla Seconda alla Quinta Commissione fosse illegittimo e privo di motivazione. Il Tribunale ha però osservato che tale censura non riguardava la decisione impugnata, bensì la decisione interna del Presidium delle Commissioni di ricorso del 20 dicembre 2019. In base all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sono impugnabili dinanzi al Tribunale solo le decisioni delle Commissioni di ricorso, e non gli atti interni preparatori o organizzativi. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile.

Terzo motivo: assenza di rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ha ricostruito il test classico del rischio di confusione: valutazione globale, interdipendenza fra somiglianza dei segni e dei prodotti, percezione del pubblico di riferimento, identità o somiglianza dei segni e dei prodotti. Ha confermato in primo luogo le valutazioni della Commissione di ricorso sul pubblico pertinente: professionisti per la classe 1, pubblico generale per la classe 3, pubblico generale e professionale per le classi 5 e 10; territorio rilevante: Unione europea nel suo complesso.

Quanto ai prodotti, la Commissione di ricorso aveva trattato la comparazione ipotizzando, per economia processuale, l’identità dei prodotti; il Tribunale ha confermato questo approccio.

Distintività del marchio HYALO

Il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui il marchio anteriore ha un basso grado di distintività per una parte rilevante del pubblico, poiché l’elemento “hyal” può essere percepito come riferimento all’acido ialuronico o alla sua componente terminologica/scientifica. Ha valorizzato sia decisioni anteriori di EUIPO sia elementi di mercato che mostravano l’uso di segni contenenti “hyal” in ambito cosmetico e farmaceutico. La presenza della lettera finale “o” non impediva al pubblico di scomporre il segno in “hyal” + “o”, né di cogliere il riferimento all’acido ialuronico.

Somiglianza dei segni

Sul piano visivo, i segni coincidevano nella sequenza “alo”, ma differivano nelle parti iniziali e, nel segno richiesto, nella presenza dell’elemento aggiuntivo “tsp”: la somiglianza visiva è stata quindi ritenuta al massimo debole.

Sul piano fonetico, il Tribunale ha confermato che per il pubblico italiano e spagnolo i segni risultavano fortemente simili, poiché le parti iniziali potevano essere pronunciate allo stesso modo; per il resto del pubblico europeo la somiglianza era al più media.

Sul piano concettuale, il Tribunale ha escluso l’identità concettuale. Il ricorrente non aveva dimostrato che “ialo” o “ial” evocassero l’acido ialuronico per il pubblico italiano; inoltre il segno richiesto comprendeva “tsp”, elemento privo di corrispondenza nel marchio anteriore e non trascurabile nella comparazione.

Valutazione globale

Pur riconoscendo la rilevanza della somiglianza fonetica, il Tribunale ha ritenuto corretto concludere che non vi fosse rischio di confusione. Ha valorizzato:

• la bassa distintività del marchio anteriore;
• la debole somiglianza visiva;
• la dissimiglianza o neutralità concettuale;
• il fatto che molti prodotti erano acquistati soprattutto visivamente;
• il elevato livello di attenzione di parte del pubblico, in particolare dei professionisti.

Il Tribunale ha ribadito che la semplice somiglianza fonetica non basta, da sola, a fondare un rischio di confusione, specie quando i fattori visivi e concettuali depongono in senso contrario. Ha quindi confermato la correttezza della conclusione della Commissione di ricorso: assenza di rischio di confusione anche assumendo l’identità dei prodotti.

Quarto motivo: obbligo di motivazione, buona amministrazione ed eguaglianza

Il Tribunale ha richiamato la portata dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 296 TFUE: la motivazione deve essere chiara e sufficiente a consentire ai destinatari di comprendere le ragioni dell’atto e al giudice di esercitare il controllo.

Ha però rilevato che la decisione impugnata esponeva in modo adeguato le ragioni per cui, nonostante la somiglianza fonetica, il rischio di confusione era escluso. Quanto all’asserito scostamento dalla prassi precedente di EUIPO, il Tribunale ha osservato che le decisioni richiamate dal ricorrente riguardavano segni diversi e non costituivano un precedente vincolante. In materia di marchi, le decisioni di EUIPO devono essere valutate sulla base del regolamento e della giurisprudenza, non di una prassi amministrativa pregressa in sé considerata.

Dispositivo e principio finale

Il Tribunale ha quindi:

• respinto il ricorso nel suo complesso;
• condannato Fidia farmaceutici SpA alle spese proprie e a quelle di EUIPO;
• posto le spese dell’interveniente a carico di quest’ultima, non avendo domandato la condanna alle spese.

La pronuncia ribadisce che il rischio di confusione va valutato globalmente e che, in presenza di distintività debole del marchio anteriore, somiglianza visiva solo bassa e differenze concettuali rilevanti, la forte somiglianza fonetica non è sufficiente a impedire la registrazione del segno posteriore.