Tribunale, Sentenza T-68/16

Decadenza di un marchio UE figurativo apposto sul lato di calzature sportive: uso effettivo e qualificazione come marchio di posizione

La sentenza riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea registrato per "calzature sportive". Il segno consiste in una croce collocata sul lato della scarpa; la controversia verte sulla qualificazione del segno e sulla sufficienza delle prove di uso effettivo.

Fatti e procedimento

Munich, SL aveva registrato nel 2004 un marchio figurativo per calzature sportive. In una causa per contraffazione promossa da Munich dinanzi al Landgericht Düsseldorf, Deichmann aveva proposto domanda riconvenzionale di decadenza per mancato uso effettivo; successivamente aveva depositato la relativa domanda anche presso l’EUIPO. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda di decadenza, ma la commissione di ricorso aveva annullato tale decisione e respinto la decadenza, ritenendo provato l’uso del marchio nel periodo rilevante.

Questioni sollevate

Deichmann articolava tre motivi principali:

• errore nel qualificare il marchio, trattato dalla commissione come segno rilevante anche nella logica del marchio di posizione;
• erronea applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, per avere valutato come uso del marchio varianti che avrebbero alterato il carattere distintivo;
• insufficienza delle prove per alcuni modelli di scarpe, in particolare per mancanza di prova della loro effettiva commercializzazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sulla decadenza per mancato uso;
• l’articolo 15, paragrafo 1, e in particolare il secondo comma, lettera a), sul concetto di uso effettivo anche in forma leggermente diversa;
• la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95 sulla prova dell’uso;
• le disposizioni corrispondenti del regolamento (UE) 2017/1001, richiamate per continuità normativa.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

Il Tribunale osserva che il marchio era stato registrato come marchio figurativo, ma la sua rappresentazione grafica mostrava chiaramente una croce in tratti continui e i contorni di una calzatura in tratteggio, così da delimitare la posizione del segno sul prodotto. Da ciò ricava che il marchio può essere letto anche come marchio di posizione, pur restando formalmente un marchio figurativo.

La Corte afferma che, ai fini dell’analisi dell’uso, non è decisivo stabilire se si tratti di marchio figurativo o di posizione: conta il modo in cui il segno registrato delimita l’oggetto della tutela. Le linee tratteggiate servono a precisare che la tutela riguarda la croce apposta sulla scarpa, non la forma della scarpa stessa.

Ragionamento della Corte sui motivi secondo e terzo

Quanto alla prova dell’uso, il Tribunale ricorda che l’uso effettivo richiede una valutazione complessiva di luogo, tempo, estensione e natura dell’uso, fondata su elementi oggettivi, senza soglie quantitative astratte o regole de minimis.

Nel caso concreto, le fatture, i cataloghi e i riferimenti ai modelli di calzature hanno dimostrato:

• vendite in diversi Stati membri e in varie città;
• una presenza del marchio su più modelli di scarpe sportive nel corso di più anni del periodo rilevante;
• un uso pubblico e verso l’esterno, non meramente simbolico.

Le differenze tra il segno registrato e quello effettivamente usato sono state considerate trascurabili: la croce risultava collocata nello stesso punto della scarpa, con variazioni minime nello spessore, nella lunghezza dei bracci o nel colore. Il fatto che sulle scarpe figurassero anche altri elementi grafici o denominativi non impediva di riconoscere il segno distintivo, che continuava a essere percepito come indicazione di origine.

La Corte valorizza anche la circostanza che la presentazione in cataloghi può costituire un indizio ulteriore dell’uso effettivo e che, in ogni caso, l’uso per una parte del periodo rilevante è sufficiente.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Deichmann. Conferma quindi la decisione dell’EUIPO che aveva escluso la decadenza del marchio. La parte soccombente è condannata alle spese dell’EUIPO e di Munich, SL.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

• la qualificazione formale di un segno non è determinante quando la sua rappresentazione grafica consente di identificare con precisione un elemento apposto in una specifica posizione sul prodotto;
• l’uso effettivo può essere provato anche mediante uso in forma leggermente diversa, purché il carattere distintivo non sia alterato;
• la prova dell’uso si valuta globalmente, tenendo conto di fatture, cataloghi, territorio, durata e continuità delle vendite;
• in materia di decadenza, non è decisivo dimostrare un elevato successo commerciale, ma un uso reale e pubblico idoneo a mantenere o creare quote di mercato.