Tribunale, Sentenza T-1127/23

Nullità del marchio UE "CorrosionX" per mala fede e ammissibilità della risposta in sede di ricorso EUIPO

Il Tribunale, Seconda Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Prima commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchio UE. La controversia riguarda il segno verbale "CorrosionX" e l’applicazione del motivo assoluto di nullità per mala fede nella domanda di registrazione.

Fatti e procedimento amministrativo

L’interveniente, U.S. Corrosion Technologies LLC, aveva chiesto la nullità parziale del marchio UE verbale "CorrosionX", registrato per prodotti della classe 2, in particolare "Preparations for preserving metal against rust". La domanda di nullità si fondava sull’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009, relativo alla mala fede del richiedente al momento del deposito.

La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità. Il ricorrente aveva quindi impugnato la decisione dinanzi alla commissione di ricorso, che aveva respinto l’appello. In tale sede la commissione aveva anche ammesso la risposta dell’interveniente, nonostante il deposito fosse avvenuto oltre il termine originario, ma entro il termine prorogato indicato dal cancelliere.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 27 giugno 2015, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, prima delle modifiche introdotte dal regolamento 2015/2424. Le regole procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625.

La decisione richiama in particolare:

• l’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 59(1)(b) del regolamento 2017/1001, quale disposizione corrispondente;
• l’articolo 24(1) del regolamento delegato 2018/625, sul termine per la risposta del resistente nei procedimenti inter partes.

Primo motivo: presunta violazione dell’articolo 24(1) del regolamento delegato 2018/625

Il ricorrente contestava che la commissione di ricorso avesse preso in considerazione la risposta dell’interveniente, presentata dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall’articolo 24(1). Sosteneva che la proroga concessa dal cancelliere non potesse sanare l’irregolarità e che ciò gli avesse arrecato pregiudizio.

Il Tribunale respinge il motivo. Osserva che, quando l’interveniente fu informato dell’esito negativo della richiesta di proroga, il termine originario era già scaduto e non era stata comunicata alcuna revoca effettiva della proroga già concessa. La formula secondo cui il termine "restava valido" poteva essere intesa soltanto come riferimento al termine prorogato. Di conseguenza, la risposta era stata depositata nel termine assegnato da EUIPO, e la commissione era tenuta ad ammetterla per rispettare i diritti della difesa.

Il Tribunale aggiunge che, anche a voler considerare la proroga irregolare, il ricorrente non dimostrava alcun pregiudizio concreto: se la risposta avesse contenuto elementi nuovi, egli avrebbe potuto chiedere di depositare una replica ai sensi dell’articolo 26(1) del regolamento delegato 2018/625.

Secondo motivo: mala fede nella registrazione del marchio

Il cuore della controversia riguarda l’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale richiama i principi consolidati: la nozione di mala fede va interpretata in modo autonomo e complessivo, tenendo conto del significato comune del termine, del contesto del diritto dei marchi e della finalità di garantire una concorrenza non falsata. La mala fede ricorre quando il deposito non mira a un leale esercizio della concorrenza, ma a ledere interessi di terzi o a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alla funzione distintiva del marchio.

Il Tribunale ricorda inoltre che il ricorrente in nullità deve provare gli indizi della mala fede, ferma la presunzione di buona fede del titolare del marchio.

Esame delle censure sulla prova e sulla valutazione dei fatti

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse verificato l’affidabilità di alcuni documenti prodotti dall’interveniente, tra cui fatture, un test report e riferimenti al sistema NATO. Il Tribunale dichiara tali censure in gran parte irrilevanti: la commissione non si era basata sugli elementi contestati per fondare la propria decisione, e dunque non era tenuta a pronunciarsi sulla loro autenticità.

Conoscenza dell’uso anteriore del segno da parte del ricorrente

La commissione di ricorso aveva accertato che il ricorrente sapeva che l’interveniente usava il segno "CorrosionX" o varianti quasi identiche per prodotti identici. Il Tribunale conferma tale conclusione, rilevando che il ricorrente acquistava e rivendeva in Germania prodotti dell’interveniente contrassegnati da quel segno. Non è decisivo che l’interveniente non disponesse, a quella data, di un marchio registrato nell’Unione: per la valutazione della mala fede non è necessario che il titolare di un marchio anteriore sia anche titolare di un diritto registrato nell’Unione.

Rapporto commerciale e dovere di buona fede

Il Tribunale ritiene inoltre corretta la valutazione secondo cui il rapporto commerciale tra le parti, durato dal 2001 al 2018, era sufficientemente stretto da far sorgere un reciproco dovere di buona fede. Il ricorrente si era presentato come distributore in Germania dei prodotti dell’interveniente; ciò risultava da email, fatture e corrispondenza commerciale. In questo contesto, la commissione poteva legittimamente inferire che il deposito del marchio fosse contrario alle corrette prassi commerciali.

Intento disonesto al momento del deposito

La commissione aveva ravvisato un intento disonesto del ricorrente, ritenendo che egli avesse cercato di far passare i propri prodotti come prodotti dell’interveniente, anche utilizzando riferimenti statunitensi e la lista clienti dell’interveniente. Il Tribunale conferma che la cronologia degli eventi e la logica economica del deposito supportano tale conclusione.

In particolare, il fatto che il ricorrente avesse già registrato un marchio tedesco nel 2004 e che il marchio UE contestato fosse presentato come prosecuzione di quella strategia non esclude la mala fede. Le utilizzazioni posteriori del segno da parte del ricorrente non possono neutralizzare l’uso anteriore del segno da parte dell’interveniente, di cui il ricorrente era pienamente consapevole.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente; EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo chiesto la condanna del ricorrente alle spese in assenza di udienza.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la mala fede nella registrazione di un marchio UE si accerta con una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti;
• il rapporto commerciale pregresso tra le parti può fondare un dovere di buona fede rilevante ai fini dell’articolo 52(1)(b);
• la conoscenza, da parte del depositante, dell’uso anteriore del segno da parte di terzi è un indice centrale, anche se il terzo non ha un marchio registrato nell’Unione;
• un’irregolarità formale nella gestione dei termini procedurali non giustifica l’esclusione di un atto quando ciò comprometterebbe il contraddittorio e i diritti della difesa.