Tribunale, Sentenza T-380/18

Marchio UE INTAS: opposizione, uso genuino e rischio di confusione

La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO resa in un procedimento di opposizione tra Intas Pharmaceuticals Ltd e Laboratorios Indas, SA, relativo alla domanda di registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea INTAS. Il contenzioso si concentra soprattutto sulla prova dell’uso genuino dei marchi anteriori INDAS e sulla valutazione della similarità dei segni ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Parti e contesto processuale

Intas Pharmaceuticals Ltd è la ricorrente, ossia la richiedente del marchio successivamente opposto. EUIPO è il convenuto. Laboratorios Indas, SA, interveniente dinanzi al Tribunale, era la parte opponente nel procedimento amministrativo e titolare dei marchi anteriori invocati.

Eccezioni di irricevibilità sollevate dall’interveniente

L’interveniente sosteneva che alcune censure della ricorrente fossero irricevibili perché già decise in una precedente opposizione tra le stesse parti, definita con decisione dell’Opposition Division del 16 marzo 2017. Secondo l’interveniente, tale precedente decisione, non impugnata nei termini, avrebbe ormai carattere definitivo e la nuova decisione sarebbe soltanto confermativa.

Il Tribunale ha respinto tali eccezioni per tre ordini di ragioni:

• la cosa giudicata non opera tra una decisione dell’Opposition Division e una successiva opposizione in diversi procedimenti, poiché i procedimenti dinanzi all’EUIPO sono amministrativi e non giurisdizionali;
• il principio ne bis in idem non è applicabile, perché riguarda sanzioni e non decisioni adottate in opposizione dall’EUIPO;
• la decisione impugnata non era meramente confermativa, poiché una decisione di commissione di ricorso è il risultato di un riesame autonomo delle questioni di fatto e di diritto sottoposte, anche se può pervenire a un esito identico a quello raggiunto in una precedente opposizione.

Il Tribunale ha aggiunto che né la prova dell’uso genuino né la comparazione dei segni possono considerarsi definitivamente cristallizzate in procedimenti diversi, perché entrambe dipendono dal contesto, dal pubblico rilevante e dall’evoluzione temporale degli elementi probatori.

Quadro normativo rilevante

Le disposizioni centrali richiamate nella decisione sono:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
• l’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/1001, sulla prova dell’uso genuino del marchio anteriore;
• l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, richiamato nel ragionamento sul significato di "uso nell’Unione".

Uso genuino del marchio anteriore: interpretazione dell’articolo 47

La principale censura di merito affrontata nel testo pubblicato riguardava l’erronea conclusione della commissione di ricorso secondo cui l’uso del marchio anteriore in Spagna sarebbe bastato a provare l’uso genuino nel territorio dell’Unione europea.

Il Tribunale ha ricostruito la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Leno Merken, chiarendo che:

• il criterio territoriale non è una condizione autonoma, ma uno dei fattori da considerare complessivamente;
• non esiste una regola de minimis sul territorio;
• non è necessario dimostrare un uso in una parte sostanziale dell’Unione;
• è possibile che, in certe circostanze, il mercato rilevante sia circoscritto a un solo Stato membro;
• ciò che conta è se l’uso sia idoneo a mantenere o creare quote di mercato e a garantire una presenza commercialmente rilevante nel mercato interessato.

Applicazione al caso concreto

Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso non avesse commesso errori di valutazione. Ha valorizzato:

• l’elevato numero di prove prodotte dall’interveniente;
• la durata e la frequenza dell’uso dimostrato;
• la natura dei beni, appartenenti al settore sanitario e distribuiti tramite farmacie e ospedali;
• l’estensione dell’uso in termini di vendite e fatturato.

Sulla base di questi elementi, l’uso del marchio INDAS in Spagna è stato considerato sufficiente, in quanto capace di produrre effetti nel mercato interno e di contribuire a una presenza commercialmente rilevante dei prodotti di classe 10 coperti dal marchio anteriore.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto provato l’uso genuino del marchio anteriore nell’Unione e che le censure dell’applicante non potevano essere accolte. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto integralmente e Intas Pharmaceuticals Ltd è stata condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce due principi utili in materia di marchi UE e opposizione:

• una precedente decisione dell’EUIPO in un’altra opposizione non impedisce, di per sé, un nuovo riesame né rende irricevibili le censure nel successivo ricorso;
• l’uso genuino di un marchio dell’Unione può risultare provato anche da un uso limitato a uno Stato membro, se tale uso, valutato nel suo contesto economico e probatorio, è sufficiente a mantenere o creare quote di mercato nell’Unione.