Tribunale, Sentenza T-577/21

Nullità di un disegno comunitario per funzione tecnica esclusiva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Tinnus Enterprises LLC contro la decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno comunitario registrato per "fluid distribution equipment". La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).

Fatti e procedimento amministrativo

Mystic Products Import & Export, SL e Koopman International BV avevano presentato domande di nullità del disegno comunitario n. 1431829-0007, registrato da Tinnus Enterprises nell’ambito di una domanda multipla di registrazione. L’Invalidity Division aveva dichiarato il disegno nullo; la Terza commissione di ricorso aveva poi confermato tale esito, ritenendo che il disegno sopravvivesse in caratteristiche di apparenza del prodotto "solely dictated by its technical function". Il Tribunale aveva già deciso, in un procedimento parallelo, sul disegno n. 1431829-0001 incluso nella medesima domanda multipla di registrazione, e la Corte di giustizia aveva poi negato seguito al relativo appello.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare:

• l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno come l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte;
• l’articolo 8, paragrafo 1, che esclude la protezione per le caratteristiche di apparenza dettate unicamente dalla funzione tecnica;
• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), quale base della dichiarazione di nullità;
• l’articolo 63, paragrafo 1, sul potere di valutazione complessiva dei fatti, argomenti e prove;
• l’articolo 36, paragrafo 6, e l’articolo 37, paragrafo 4, in tema di indicazione del prodotto e domanda multipla;
• il regolamento di esecuzione n. 2245/2002, che attribuisce alla classificazione Locarno valore meramente amministrativo.

Primo motivo: identificazione delle caratteristiche di apparenza e onere della prova

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse omesso di considerare varie caratteristiche visive, tra cui la superficie liscia, la forma allungata dei palloncini sgonfi, la forma del housing, la disposizione esagonale degli elementi, la forma dei tubi e il contrasto cromatico. Il Tribunale respinge tali censure osservando che:

• alcune caratteristiche non erano realmente percepibili nella rappresentazione del disegno o non costituivano scelte specifiche del designer;
• il board aveva comunque considerato gli elementi essenziali del prodotto, ossia housing, tubi cavi, palloncini e dispositivi di fissaggio;
• la superficie liscia o la forma allungata dei palloncini corrispondono a qualità usuali o naturali del prodotto e non a una specifica scelta estetica;
• il contrasto cromatico non era protetto, poiché il disegno era stato depositato in bianco e nero.

Quanto all’onere della prova, il Tribunale ribadisce che, quando si invoca l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), spetta al richiedente la nullità fornire elementi idonei a dimostrare l’assenza dei requisiti di protezione; una volta assolto tale onere, il titolare deve contrastare la tesi con argomenti e prove. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente applicato tale regola.

Secondo motivo: applicazione dei criteri DOCERAM

Il ricorrente contestava la valutazione delle circostanze oggettive rilevanti ai sensi della sentenza DOCERAM, sostenendo che il prodotto fosse in realtà un giocattolo, che la sua apparenza fosse quindi importante anche sul piano estetico e che esistessero soluzioni alternative. Il Tribunale respinge anche tali censure e precisa che:

• la classificazione Locarno e l’indicazione del prodotto hanno funzione solo amministrativa e non incidono sulla portata della protezione;
• anche se il prodotto fosse considerato un giocattolo, ciò non basterebbe a dimostrare che le sue forme non siano dettate dalla funzione tecnica;
• la dichiarazione testimoniale del designer ha valore probatorio limitato, essendo espressione di una valutazione soggettiva e provenendo da un soggetto interessato alla validità del titolo;
• l’esistenza di design alternativi non è decisiva, poiché anche soluzioni alternative possono essere egualmente dettate da esigenze tecniche.

Terzo motivo: preteso uso di un test giuridico scorretto

Il ricorrente lamentava che l’EUIPO avesse applicato un criterio improprio, domandandosi se talune caratteristiche "enhance the product’s appearance" e valorizzando la presunta scarsa rilevanza estetica del prodotto. Il Tribunale esclude tale errore: dalla decisione impugnata non emerge l’adozione di un test basato sull’estetica, ma solo l’applicazione corretta dei principi DOCERAM. Parimenti infondata è la censura secondo cui la commissione si sarebbe concentrata sui componenti anziché sulle caratteristiche di apparenza, poiché i due piani coincidono nel caso concreto e la qualificazione dei singoli componenti come caratteristiche dell’aspetto era già stata confermata in un giudizio precedente sul medesimo prodotto.

Quarto motivo: interpretazione del brevetto europeo e della domanda multipla

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse mal interpretato la domanda di brevetto europeo presentata dallo stesso Tinnus e avesse attribuito rilievo eccessivo alle altre registrazioni contenute nella domanda multipla. Il Tribunale osserva che il brevetto europeo forniva effettivamente informazioni sulle caratteristiche essenziali del prodotto e che le figure del brevetto corrispondevano visivamente al disegno contestato. Inoltre:

• il fatto che il brevetto menzionasse possibili forme alternative non dimostra che la forma concreta registrata non fosse dettata da esigenze tecniche;
• le altre registrazioni della domanda multipla potevano essere considerate come circostanza oggettiva rilevante, perché mostravano varianti funzionali del medesimo sistema per riempire più palloncini contemporaneamente;
• tuttavia, tali registrazioni non erano l’unico né il principale fondamento della decisione, che si basava anche sul disegno stesso, sul brevetto e su un articolo tecnico-divulgativo sul prodotto.

Ragionamento conclusivo e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto né di valutazione nell’affermare che tutte le caratteristiche di apparenza del prodotto erano esclusivamente imposte dalla sua funzione tecnica. Di conseguenza, il ricorso viene integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Tinnus Enterprises è condannata alle spese sostenute da EUIPO e dall’interveniente Koopman International BV.

Principio affermato

La sentenza conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorre verificare se ciascuna caratteristica di apparenza del prodotto sia il risultato esclusivo della funzione tecnica; se tutte lo sono, il disegno è nullo. La mera esistenza di alternative di design, la qualificazione commerciale del prodotto come giocattolo o la sua registrazione in una determinata classe Locarno non bastano a escludere la nullità quando le prove oggettive mostrino che le scelte formali sono dettate dalla soluzione tecnica perseguita.