Corte di giustizia, Sentenza C-341/16

Competenza giurisdizionale su una controversia relativa alla titolarità di un marchio Benelux

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf in materia di competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001. La controversia principale oppone una società olandese, Hanssen Beleggingen BV, alla sig.ra Tanja Prast-Knipping, domiciliata in Germania, ed ha ad oggetto l'iscrizione di quest'ultima come titolare di un marchio Benelux.

Fatti e procedimento principale

Il marchio Benelux n. 361604 era stato originariamente depositato nel 1979 da una società tedesca appartenente al sig. Helmut Knipping. Dopo il decesso di quest'ultimo, la sig.ra Prast-Knipping, qualificandosi come unica erede, chiese all'UBPI l'iscrizione del marchio a proprio nome, iscrizione che venne effettuata. Hanssen contestò tale iscrizione sostenendo che il marchio fosse già stato trasferito prima della morte del sig. Knipping e che quindi non potesse essere entrato nell'asse ereditario.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiese se una domanda volta a ottenere che la persona formalmente registrata come titolare di un marchio Benelux dichiari di non avere alcun diritto sul marchio e rinunci alla propria iscrizione rientri nella nozione di controversia "in materia di registrazione o di validità di marchi" di cui all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

• l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, sulla competenza generale del giudice del domicilio del convenuto;
• l'articolo 22, punto 4, del medesimo regolamento, che attribuisce competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro del deposito o della registrazione per le controversie in materia di registrazione o validità di marchi;
• la corrispondente disposizione dell'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles;
• alcune disposizioni della Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale, in particolare l'articolo 4.6, paragrafo 1;
• l'articolo 18 del regolamento n. 207/2009, evocato dal giudice nazionale come termine di confronto.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato in continuità con l'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles e che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Trattandosi di una competenza esclusiva, la disposizione deve essere interpretata restrittivamente.

Secondo la Corte, la ratio della norma è riservare al giudice del luogo di registrazione le controversie che presentano un nesso materiale e giuridico stretto con la validità del titolo o con l'esistenza del deposito o della registrazione. Per contro, una lite che non metta in discussione né la validità del marchio né la sua registrazione in quanto tale, ma riguardi soltanto la determinazione del vero titolare del diritto, non rientra nella previsione.

La Corte ha valorizzato la giurisprudenza precedente, in particolare Duijnstee e GAT, già nel senso che le controversie relative alla sola identità del titolare di un titolo di proprietà intellettuale non integrano una questione di registrazione o validità. Ha ritenuto che lo stesso ragionamento valga per i marchi: la domanda di Hanssen verteva sulla proprietà del marchio dopo il decesso del sig. Knipping, cioè sull'appartenenza del bene al patrimonio del defunto, e non sulla validità o sull'esistenza della registrazione del marchio.

La Corte ha inoltre respinto l'argomento tratto dall'articolo 18 del regolamento n. 207/2009, osservando che tale norma riguarda specificamente il rapporto tra agente/rappresentante e titolare del marchio dell'Unione europea, mentre la controversia in esame aveva ad oggetto un marchio Benelux e non presentava quel tipo di rapporto. Analogamente, le peculiarità del marchio Benelux in materia di competenza non modificavano la soluzione, poiché la domanda non si fondava su disposizioni sostanziali della CBPI né riguardava la registrazione o la validità del marchio.

Decisione e principio affermato

La Corte ha risposto che l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 non si applica alle controversie volte a stabilire se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio. In tali casi opera, in linea di principio, la competenza generale del giudice del domicilio del convenuto prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, salvo altre eventuali regole speciali non ricorrenti nel caso di specie.

Rilievo pratico

La pronuncia è rilevante per le controversie tra aventi causa, eredi, cessionari o soggetti che rivendicano la titolarità di un marchio già registrato. La Corte distingue nettamente tra contestazione della validità/registrazione del titolo e contestazione della sola appartenenza soggettiva del diritto, con conseguente impatto sulla scelta del foro competente.