Tribunale, Sentenza T-316/16

Opposizione a registrazione di marchio UE fondata su marchio non registrato: prova del diritto nazionale e prove tardive

La sentenza riguarda un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea "SDC‑554S", richiesto per calcolatrici e calcolatrici tascabili. Il Tribunale esamina in particolare gli obblighi probatori dell’opponente che si fonda su un segno non registrato tutelato dal diritto nazionale e la portata del potere discrezionale dell’EUIPO in presenza di prove prodotte per la prima volta in sede di ricorso amministrativo.

Fatti e procedimento amministrativo

Citizen Systems Europe GmbH aveva depositato la domanda di marchio UE il 10 aprile 2014. Moravia Consulting si era opposta alla registrazione invocando, in primo luogo, un diritto anteriore derivante da un marchio denominativo non registrato identico, che a suo dire esisteva almeno nella Repubblica ceca e riguardava le calcolatrici. A sostegno aveva prodotto un documento intitolato "conferma di vendita" dell’8 ottobre 2013.

La ricorrente aveva inizialmente invocato anche la malafede del richiedente, ma aveva poi rinunciato a tale motivo dinanzi alla divisione di opposizione. Successivamente, nel ricorso alla commissione di ricorso, aveva reintrodotto il tema della malafede e aveva inoltre depositato, per la prima volta, informazioni sulla normativa ceca pertinente alla tutela dei segni non registrati.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ritenendo che mancassero informazioni e prove sul contenuto del diritto nazionale applicabile. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, affermando da un lato che le prove sul diritto ceco erano tardive e, dall’altro, che comunque non sussistevano elementi per giustificarne l’ammissione; aveva inoltre escluso il motivo di malafede perché non deducibile in un procedimento di opposizione.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha affrontato tre profili principali:

• la ricevibilità del ricorso contro la decisione della commissione di ricorso;
• l’ammissibilità del motivo relativo alla malafede del richiedente;
• la correttezza della valutazione dell’EUIPO circa la mancata produzione, in primo grado, degli elementi sul contenuto del diritto nazionale e l’assenza di potere discrezionale per ammetterli in appello.

Ricevibilità e malafede

Quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO, il Tribunale l’ha respinta, osservando che la ricorrente contestava in sostanza l’intera valutazione sulla tardività delle prove e non solo un passaggio isolato della motivazione.

Diversamente, il motivo fondato sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è stato dichiarato manifestamente irricevibile. Il Tribunale ha ricordato che tale disposizione concerne una causa di nullità assoluta per malafede del richiedente al momento del deposito, azionabile contro un marchio già registrato, ma non rientra tra i motivi di opposizione previsti dall’articolo 41 del regolamento n. 207/2009. In ogni caso, la ricorrente aveva anche rinunciato espressamente a tale censura dinanzi alla divisione di opposizione.

Normativa applicabile e onere della prova

Il Tribunale ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l’opponente deve dimostrare cumulativamente:

• l’uso del segno nella normale prassi commerciale;
• una portata non puramente locale;
• l’acquisto del diritto in conformità al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile;
• la sussistenza, in base a tale diritto, della facoltà di vietare l’uso del marchio successivo.

Le prime due condizioni sono valutate alla luce del diritto dell’Unione; le ultime due dipendono invece dal diritto che disciplina il segno invocato. Per questo motivo, l’opponente deve fornire all’EUIPO non solo gli elementi probatori sull’esistenza e l’uso del segno, ma anche il contenuto della normativa nazionale richiamata. Il Tribunale richiama la regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95, che impone di presentare anche gli elementi atti a dimostrare il contenuto del diritto nazionale invocato.

Prove tardive e potere discrezionale della commissione di ricorso

Il cuore della controversia riguarda la questione se la commissione di ricorso dovesse considerare i riferimenti al diritto ceco prodotti per la prima volta dinanzi ad essa. Il Tribunale ha confermato che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 attribuisce all’EUIPO un potere discrezionale di prendere in considerazione fatti e prove tardivi, ma solo in relazione a elementi effettivamente "ulteriori" o "complementari" rispetto a quelli già presentati in primo grado.

Nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non aveva depositato dinanzi alla divisione di opposizione alcun elemento relativo al contenuto del diritto ceco. Il documento di "conferma di vendita" non conteneva indicazioni sull’uso del segno, sulla sua portata territoriale o sulle condizioni di tutela previste dal diritto nazionale. Di conseguenza, i riferimenti al diritto ceco prodotti in appello non potevano essere qualificati come prove ulteriori o complementari, ma costituivano elementi del tutto nuovi.

Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto l’operato della commissione di ricorso nel dichiarare di non disporre di un margine discrezionale per ammettere quelle prove. In via subordinata, ha aggiunto che, anche qualora tale potere fosse esistito, la commissione avrebbe legittimamente potuto non tenerne conto, poiché la ricorrente non aveva giustificato il ritardo e sapeva, anche alla luce della lettera dell’EUIPO del 5 agosto 2014, quali elementi avrebbe dovuto produrre.

Rilevanza di iura novit curia e rigetto finale

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui varrebbe il principio iura novit curia. Ha precisato che tale principio riguarda il diritto dell’Unione, mentre il diritto nazionale, quando rileva come elemento costitutivo del fatto da provare, resta soggetto all’onere di allegazione e prova della parte che lo invoca.

È stato inoltre respinto l’argomento relativo al carattere troppo generico dell’invito dell’EUIPO a integrare l’opposizione: la lettera del 5 agosto 2014 indicava in modo sufficientemente chiaro quali prove erano necessarie per un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 4. Poiché la ricorrente non aveva dato seguito a tale richiesta, il primo motivo è stato respinto e il ricorso è stato integralmente rigettato.

Dispositivo e conseguenze pratiche

Il Tribunale ha condannato Moravia Consulting alle spese. La pronuncia conferma, sul piano operativo, che nelle opposizioni basate su segni non registrati il fascicolo deve contenere tempestivamente sia la prova dell’uso del segno sia la prova del contenuto della normativa nazionale invocata; la produzione successiva di meri riferimenti al diritto nazionale non basta a sanare la carenza originaria.