Tribunale, Ordinanza T-679/20

Marchio internazionale "Vagisan" e inammissibilità del cross-claim

La pronuncia riguarda un procedimento di nullità relativo al marchio internazionale designante l’Unione europea "Vagisan", deciso dalla Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO e impugnato dinanzi al Tribunale dalla titolare del segno. Nel giudizio dinanzi al Tribunale, l’interveniente Combe International LLC ha proposto un cross-claim volto a ottenere un ampliamento della base motivazionale della decisione di nullità.

Fatti e procedimento amministrativo

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel aveva ottenuto nel 2011 la registrazione internazionale n. 10985168, designante l’Unione europea, per il marchio denominativo "Vagisan", per prodotti delle classi 3 e 5, in particolare relativi all’igiene intima, alla secchezza vaginale e al supporto della flora vaginale. Nel 2017 Combe International LLC aveva chiesto all’EUIPO la declaratoria di nullità del marchio, invocando diversi marchi anteriori VAGISIL, tra cui due marchi del Regno Unito, uno spagnolo, uno portoghese e uno polacco.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda di nullità. La Commissione di ricorso, con decisione del 3 settembre 2020, aveva confermato la nullità, ma aveva esaminato la domanda solo alla luce dei due marchi anteriori britannici, ritenuti sufficienti per accertare il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 60(1)(a) del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b). La Commissione aveva quindi ritenuto non necessario esaminare gli altri anteriori invocati.

Il cross-claim dell’interveniente

Nel giudizio di annullamento promosso da Dr. August Wolff, Combe International ha proposto un cross-claim ex articolo 182 del regolamento di procedura del Tribunale, chiedendo in via principale che la decisione impugnata fosse modificata per fondare la nullità anche sui marchi spagnolo, polacco e portoghese VAGISIL; in subordine, che la decisione fosse confermata ma con rinvio all’EUIPO affinché adottasse una nuova decisione anche su tali anteriorità.

EUIPO ha eccepito l’inammissibilità del cross-claim, sostenendo che Combe International non fosse una parte “sfavorevolmente colpita” dalla decisione impugnata e che il Tribunale non potesse pronunciarsi, per la prima volta, su questioni non esaminate dalla Commissione di ricorso.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama:

• l’articolo 72(4) del regolamento 2017/1001, che limita il ricorso dinanzi al Tribunale alle parti del procedimento amministrativo “direttamente e individualmente interessate” dalla decisione, e in particolare a quelle sfavorevolmente colpite;
• l’articolo 72(3) del medesimo regolamento, sul potere del Tribunale di riformare la decisione;
• l’articolo 130(1) del regolamento di procedura, che consente di statuire sull’eccezione di irricevibilità senza entrare nel merito;
• l’articolo 191, che rende applicabili alla proprietà intellettuale le disposizioni generali della procedura;
• l’articolo 134(1), sulle spese.

Il Tribunale ribadisce inoltre il principio, tratto dalla sua e dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui l’interesse ad agire è requisito essenziale e deve esistere al momento della proposizione della domanda; esso sussiste solo se la domanda può procurare un vantaggio alla parte che la propone.

Ragionamento del Tribunale sul primo capo del cross-claim

Quanto alla richiesta principale di modifica della motivazione, il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso aveva respinto l’appello della titolare del marchio e, così facendo, aveva accolto integralmente la domanda di nullità proposta da Combe International. Il fatto che la Commissione abbia esaminato solo i due marchi britannici non priva l’interveniente del pieno accoglimento delle sue conclusioni.

Il Tribunale aggiunge che gli effetti negativi invocati dall’interveniente, connessi alla situazione successiva alla Brexit e alla sospensione degli effetti della decisione impugnata per effetto del ricorso, non derivano dalla decisione amministrativa in sé, ma sono conseguenza esterna del contenzioso. Pertanto, non dimostrano un interesse attuale ad ottenere la modifica della decisione.

In ogni caso, il Tribunale ricorda che il proprio potere di riforma non consente di sostituire la motivazione della Commissione di ricorso né di decidere su un aspetto sul quale quest’ultima non si sia pronunciata. Poiché gli ulteriori marchi anteriori non erano stati esaminati nella decisione impugnata, il Tribunale non poteva statuire per la prima volta su di essi.

Ragionamento sul secondo capo del cross-claim

Per il capo subordinato, con cui l’interveniente chiedeva conferma della decisione e rinvio all’EUIPO, il Tribunale applica la stessa logica: la decisione impugnata aveva già accolto le sue domande e, di conseguenza, mancava un interesse ad agire. Anche questo capo è pertanto respinto per inammissibilità.

Dispositivo e spese

Il Tribunale dichiara il cross-claim inammissibile. Condanna Combe International LLC a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da EUIPO in relazione al cross-claim; dispone inoltre che Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel sopporti le proprie spese relative al cross-claim.

Principio affermato

La decisione conferma che, nel contenzioso sui marchi UE, la parte che abbia già ottenuto l’accoglimento integrale delle proprie pretese nel procedimento amministrativo non dispone di un interesse ad agire per chiedere la modifica della decisione solo al fine di rafforzarne la motivazione o di far esaminare ulteriori anteriorità non trattate. Il controllo giurisdizionale non può trasformarsi in una prima valutazione di questioni rimaste fuori dal perimetro della decisione impugnata.