Corte di giustizia, Sentenza C-720/18

Uso effettivo del marchio Ferrari e decadenza per mancato uso

La pronuncia decide due rinvii pregiudiziali dell’Oberlandesgericht Düsseldorf in una controversia tra Ferrari SpA e DU sulla decadenza, per mancato uso, di due marchi Ferrari relativi al modello Testarossa. Il nucleo della causa riguarda l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE in tema di uso effettivo del marchio, con profili anche sull’articolo 13 della direttiva, sull’articolo 351 TFUE e sull’onere della prova.

Fatti e procedimento principale

Ferrari era titolare di un marchio internazionale e di un marchio tedesco registrati per una categoria ampia di prodotti della classe 12, comprendente veicoli e relativi ricambi. Il giudice di primo grado aveva disposto la cancellazione per decadenza ritenendo non provato l’uso effettivo in Germania e in Svizzera per cinque anni consecutivi.

Il giudice del rinvio osserva che Ferrari aveva commercializzato in passato il modello Testarossa e modelli successivi, e che nel periodo rilevante aveva usato il segno soprattutto per pezzi di ricambio e accessori di automobili sportive di lusso di elevato valore. La società sosteneva anche di aver rivenduto veicoli usati e di aver offerto servizi di manutenzione e altri servizi connessi ai veicoli contrassegnati dal marchio.

Questioni pregiudiziali

Il giudice tedesco chiede, in sostanza:

• se, per valutare l’uso effettivo, conti l’intera categoria di prodotti registrata o un suo segmento specifico;
• se la rivendita di prodotti usati già immessi sul mercato dal titolare costituisca uso del marchio;
• se l’uso per pezzi di ricambio e accessori possa conservare i diritti anche sul prodotto principale non più commercializzato;
• se la mera fornitura di servizi relativi a prodotti già commercializzati, senza uso del marchio nella prestazione, sia sufficiente;
• se l’uso in Svizzera sia rilevante per la Germania in forza della convenzione del 1892 e dell’articolo 351 TFUE;
• su chi gravi l’onere della prova dell’uso effettivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

• gli articoli 10, 12 e 13 della direttiva 2008/95/CE;
• l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva sull’esaurimento;
• l’articolo 351 TFUE;
• la convenzione del 13 aprile 1892 tra Germania e Svizzera sulla reciproca protezione di brevetti, disegni, modelli e marchi.

Ragionamento della Corte: uso effettivo, sottocategorie e pezzi di ricambio

La Corte ricorda la giurisprudenza Ansul: vi è uso effettivo quando il marchio assolve alla sua funzione essenziale di garantire l’origine dei prodotti o servizi e non quando l’uso è meramente simbolico.

Nel valutare se l’uso riguardi solo parte dei prodotti registrati, occorre verificare se i prodotti in questione costituiscano una sottocategoria autonoma. Il criterio decisivo è lo scopo o la destinazione dei prodotti, non il fatto che essi appartengano a un mercato diverso o a un segmento di prezzo diverso.

La Corte afferma quindi che:

• l’uso del marchio per pezzi di ricambio può costituire uso effettivo non solo per quei pezzi, ma anche per i prodotti principali a cui si riferiscono;
• il fatto che i prodotti siano “di lusso” o “sportivi” non basta, da solo, a creare una sottocategoria autonoma;
• la mera circostanza che il marchio sia stato usato solo per alcuni modelli di auto sportive di lusso non consente automaticamente di limitare la tutela alla sola sottocategoria, salvo che il consumatore percepisca quei prodotti come categoria distinta.

Rivendita di prodotti usati

La Corte distingue tra il semplice atto di rivendita di un prodotto usato e l’uso del marchio da parte del titolare. La sola rivendita non è di per sé uso del marchio, perché il segno è già stato apposto al momento della prima commercializzazione.

Tuttavia, se il titolare usa effettivamente il marchio nella rivendita del bene usato conformemente alla funzione essenziale del segno, tale attività può integrare uso effettivo. L’articolo 7, paragrafo 1, sulla esaurimento dei diritti, non impedisce questa conclusione, perché limita il potere di vietare l’uso da parte di terzi, ma non esclude che il titolare faccia egli stesso uso del marchio.

Servizi relativi ai prodotti già commercializzati

Quanto ai servizi post-vendita, la Corte afferma che l’uso del marchio per servizi direttamente relativi a prodotti già in commercio può costituire uso effettivo, ma solo se il marchio è effettivamente utilizzato nella fornitura di quei servizi. Non basta, dunque, che il titolare fornisca servizi connessi ai prodotti: occorre che tali servizi siano prestati con il marchio.

Uso in Svizzera e articolo 351 TFUE

La Corte conferma che, ai fini dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, l’uso deve essere nello Stato membro interessato; l’uso in Svizzera non rileva di regola per la Germania.

Tuttavia, poiché la convenzione del 1892 è anteriore al 1° gennaio 1958, l’articolo 351 TFUE consente la sua applicazione transitoria. Il giudice nazionale deve verificare se la convenzione possa essere interpretata in modo conforme al diritto UE; se ciò non è possibile, la Germania deve eliminare l’incompatibilità, anche denunciando la convenzione. Fino ad allora, la convenzione può continuare a essere applicata.

Onere della prova dell’uso effettivo

La Corte esclude che la disciplina dell’onere della prova sia rimessa ai soli diritti processuali nazionali. Per garantire un livello uniforme di tutela dei marchi nell’Unione, spetta al titolare del marchio dimostrare l’uso effettivo quando la decadenza per mancato uso è contestata.

La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia di marchio UE, secondo cui è il titolare il soggetto più idoneo a provare gli atti concreti di uso del marchio.

Dispositivo

La Corte conclude che:

• l’uso del marchio per alcuni prodotti di una categoria può valere per l’intera categoria, salvo sottocategoria autonoma;
• la rivendita di prodotti usati può costituire uso effettivo del marchio;
• i servizi relativi ai prodotti devono essere resi con il marchio per rilevare ai fini dell’uso effettivo;
• l’articolo 351 TFUE consente l’applicazione della convenzione del 1892 fino alla rimozione dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione;
• l’onere della prova dell’uso effettivo grava sul titolare del marchio.