Tribunale, Sentenza T-1186/23

Marchio UE: rischio di confusione tra "unite mercateo" e "UNIDE MARKET SUPERMERCADOS"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina soprattutto l’applicazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 ai servizi di marketplace online e ai servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio coperti dal marchio anteriore spagnolo.

Fatti e procedimento amministrativo

Mercateo AG, dante causa della ricorrente Unite Network SE, aveva chiesto la registrazione del segno figurativo "unite mercateo" per vari servizi di classe 35, tra cui la "provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services". Unión Detallistas Españoles S. Coop. aveva proposto opposizione sulla base, tra l’altro, del marchio figurativo spagnolo n. 3 076 975 "UNIDE MARKET SUPERMERCADOS", registrato per servizi di pubblicità, gestione commerciale, amministrazione commerciale, lavori d’ufficio e vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti di ogni tipo. L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione solo in parte, consentendo la registrazione per i servizi di marketplace online e per i servizi di asta. Su ricorso dell’opponente, la Quinta commissione di ricorso ha annullato tale decisione nella parte relativa ai servizi di marketplace online, ritenendo sussistente il rischio di confusione.

Questioni processuali preliminari

Il Tribunale ha anzitutto respinto la richiesta implicita della ricorrente di tener conto di una restrizione della specificazione dei servizi presentata dopo la decisione impugnata. Richiamando l’articolo 49(1) del regolamento 2017/1001 e l’articolo 188 del regolamento di procedura, ha affermato che una restrizione successiva che modifica l’oggetto della controversia non può incidere sulla legittimità della decisione della commissione di ricorso. Ha poi esaminato gli allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Gli allegati A.8, A.9 e A.11-A.17 sono stati dichiarati irricevibili perché nuovi e non riferiti a elementi del fascicolo amministrativo; invece, l’allegato A.10 è stato ritenuto ammissibile in quanto volto soltanto a contestare un esempio utilizzato dalla commissione di ricorso, già contenuto nel contesto fattuale della decisione impugnata.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, presuppone sia la somiglianza o identità tra i segni sia quella tra i prodotti o servizi, con una valutazione globale fondata sulla percezione del pubblico rilevante e sul principio di interdipendenza tra i fattori. La comparazione dei servizi deve tener conto, tra l’altro, di natura, finalità, modalità d’uso, canali di distribuzione, punti vendita, concorrenza e complementarità.

Pubblico di riferimento e territorio rilevante

La commissione di ricorso aveva individuato come territorio rilevante la Spagna, dato che il marchio anteriore era registrato in tale Stato membro. Quanto al pubblico, il Tribunale ha confermato che esso comprende sia il grande pubblico sia i professionisti, poiché i servizi in questione consentono l’acquisto o la vendita di beni e servizi sia ai consumatori finali sia agli operatori economici. Ne consegue che il grado di attenzione può variare da medio ad alto, a seconda del prezzo, della sofisticazione e delle condizioni di acquisto dei servizi.

Comparazione dei servizi

Il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui l’imprecisione della descrizione dei servizi del marchio anteriore impedirebbe il confronto: la mancanza di chiarezza non esclude, di per sé, la comparazione ai fini dell’articolo 8(1)(b). Nel merito, ha condiviso l’impostazione secondo cui i servizi di marketplace online sono simili, almeno in misura debole, ai servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Pur riconoscendo che i servizi differiscono per natura e modalità di remunerazione, il Tribunale ha valorizzato:

• la finalità comune di facilitare le transazioni tra venditori e acquirenti;
• la possibile sovrapposizione dei pubblici di riferimento;
• il fatto che taluni operatori offrono sia marketplace sia servizi di vendita al dettaglio;
• la possibilità che i servizi siano forniti dallo stesso operatore;
• la loro potenziale concorrenza, perché l’operatore economico può scegliere tra canali tradizionali e marketplace online.

Distintività e comparazione dei segni

Il Tribunale ha confermato che gli elementi dominanti dei segni sono "unide" e "unite", entrambi distintivi in misura media. Ha inoltre ritenuto debolmente distintivi gli elementi "market", "mercateo" e "supermercados". In particolare, ha approvato la valutazione secondo cui "mercateo" richiama il termine spagnolo "mercadeo", mentre "market" evoca "mercado"; tali elementi risultano quindi connessi al concetto di mercato e alla commercializzazione di beni, con distintività limitata. I restanti elementi figurativi sono stati considerati decorativi o comunque secondari rispetto ai componenti verbali.

Sul piano visivo, il Tribunale ha ritenuto che i segni fossero simili in misura media, soprattutto per la forte vicinanza tra "unide" e "unite" e per la scarsa incidenza degli elementi aggiuntivi. Sul piano fonetico, ha confermato una somiglianza media, poiché la pronuncia di "unide" e "unite" coincide nei primi due segmenti ed è molto vicina nel finale; gli altri termini, essendo secondari, potevano anche non essere pronunciati dal pubblico. Sul piano concettuale, il Tribunale ha corretto parzialmente la commissione di ricorso, osservando che la somiglianza concettuale non era bassa ma almeno media, perché i segni evocano entrambi l’idea di mercato/commercializzazione; tuttavia, tale somiglianza ha peso limitato in ragione della debole distintività degli elementi concettualmente coincidenti.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

Il Tribunale ha confermato la valutazione di distintività intrinseca media del marchio anteriore. Nella valutazione globale, ha applicato il principio di interdipendenza tra i fattori, senza però intenderlo in modo meccanico. Anche tenendo conto della correzione sulla somiglianza concettuale, ha ritenuto che l’insieme degli indici convergesse verso il rischio di confusione: servizi simili almeno in minima misura, somiglianza visiva e fonetica media, distintività media del marchio anteriore e pubblico non esclusivamente specialistico.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale ha quindi respinto il motivo unico di ricorso fondato sulla violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001 e ha confermato la decisione EUIPO. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, ha condannato Unite Network SE alle spese.