Tribunale, Sentenza T-140/24

Revoca del marchio UE "baidu" per mancato uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 gennaio 2024, resa in un procedimento di revoca del marchio UE denominativo "baidu". Il contenzioso concerneva i prodotti di classe 9 e i servizi di classe 38, in relazione ai quali il marchio era stato mantenuto in registrazione dalla commissione di ricorso.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il marchio UE "baidu" era stato depositato nel 2006 e registrato nel 2007, tra l’altro per:

• classe 9: software per la ricerca, raccolta, indicizzazione e organizzazione di informazioni;
• classe 38: telecomunicazioni.

Nel 2021 Xilin Gol League Xiyang Mutton Industry Co. Ltd ha chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 per mancato uso genuino. La divisione di cancellazione ha accolto parzialmente la domanda, revocando il marchio per parte dei prodotti di classe 9 e per alcuni servizi di classe 38, ma ha respinto la revoca per i servizi di "telecommunications, namely broadcasting of audiovisual content over the internet".

Entrambe le parti hanno impugnato la decisione davanti alla commissione di ricorso: Baidu Europe BV contro la revoca parziale, e la richiedente la revoca contro il rigetto parziale. La commissione di ricorso ha poi mantenuto il marchio in registrazione anche per il software di classe 9 e per i servizi di diffusione audiovisiva via internet di classe 38.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama in primo luogo l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui i diritti del titolare sono revocati se il marchio non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo giustificati motivi.

Richiama inoltre i principi consolidati sull’uso genuino:

• il marchio deve essere usato conformemente alla sua funzione essenziale di garanzia dell’origine;
• l’uso deve essere pubblico e verso l’esterno;
• non bastano uso simbolico, probabilistico o presuntivo;
• occorre prova solida e oggettiva dell’uso effettivo sul mercato.

Quanto alla prova, il Tribunale richiama l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che elenca gli elementi idonei a dimostrare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso. Ricorda infine che, nei procedimenti di revoca, l’onere della prova grava esclusivamente sul titolare del marchio.

Determinazione della normativa materiale applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 10 febbraio 2021, la controversia è soggetta al regolamento (UE) 2017/1001. Per interpretare la portata delle descrizioni dei prodotti e servizi, occorre invece fare riferimento all’edizione della classificazione di Nizza vigente alla data del deposito della domanda di registrazione, ossia l’ottava edizione.

Esame delle prove relative ai prodotti di classe 9

La Corte analizza innanzitutto se i documenti prodotti da Baidu Europe dimostrassero l’uso del marchio in relazione al software di classe 9.

Le prove includevano, tra l’altro:

• fatture del 2019 indirizzate a operatori televisivi e a un operatore di rete;
• schermate del Google Play Store e di un sito di download;
• immagini dell’applicazione software;
• dichiarazioni testimoniali/affidavit;
• fatture aggiuntive e note di credito.

La commissione di ricorso aveva ritenuto che tali documenti provassero l’uso del marchio per una applicazione software personalizzabile nel settore televisivo e dell’intrattenimento. Il Tribunale non segue questa ricostruzione. Osserva che i documenti parlano, in modo non univoco, di applicazioni denominate non solo "Baidu TV", ma soprattutto "Fashion Television by Baidu TV" e "Fashion One by Baidu TV"; ciò non consente di stabilire in modo affidabile che il marchio "baidu" identificasse il software come prodotto autonomo.

Il Tribunale sottolinea inoltre che:

• la dichiarazione di una persona legata da rapporto di lavoro con Baidu Europe ha limitato valore probatorio su un fatto contestato;
• le immagini dell’app mostrano solo che il canale "Fashion Television" è disponibile su "Baidu TV", senza chiarire se "baidu tv" indichi il software, il contenuto audiovisivo o la società stessa;
• altre fatture non menzionano chiaramente il software o indicano voci diverse, come "Baidu Access" o "starter kit".

Conclusione sul punto: Baidu Europe non ha dimostrato che il marchio fosse stato usato per indicare l’origine commerciale del software in quanto tale; pertanto non è provato l’uso genuino per i prodotti di classe 9.

Esame delle prove relative ai servizi di classe 38

Il Tribunale esamina poi se fosse dimostrato l’uso del marchio per servizi di telecomunicazioni consistenti nella diffusione di contenuti audiovisivi via internet.

Ricorda che, nell’ottava edizione della classificazione di Nizza, la classe 38 riguarda le telecomunicazioni e che la diffusione radiofonica o televisiva implica una forma di comunicazione tra soggetti. Per provare servizi di broadcasting, il titolare deve dimostrare di diffondere con mezzi propri i canali radio o televisivi.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che le prove prodotte non consentono di stabilire:

• la concreta esistenza di servizi di broadcasting distinti dalla mera fornitura dell’applicazione software;
• il controllo e l’uso da parte di Baidu Europe dei mezzi tecnici impiegati per tali servizi.

Le informazioni fornite erano troppo generiche e, in parte, riconducibili ad attività collocate all’epoca in altre classi della classificazione di Nizza, come progettazione software, raccolta e conservazione di dati. Inoltre, i documenti non descrivevano i modi e i mezzi tecnici di diffusione dei contenuti audiovisivi.

Quanto alle fatture, esse parlavano di "content fee", "distribution fee" e "licence fee", formulazioni compatibili anche con una diversa qualificazione, cioè con servizi di licenza dei contenuti, che all’epoca rientravano nella classe 42. La stessa documentazione e le dichiarazioni prodotte non escludevano che Baidu Europe svolgesse un ruolo di intermediario o distributore esclusivo, anziché fornitore di servizi di telecomunicazione in senso proprio.

Il Tribunale rileva quindi che la qualificazione alternativa proposta dalla ricorrente, come servizi di licenza, era plausibile e sufficiente a mettere in dubbio la tesi dell’uso per servizi di classe 38. Ne consegue che non era stata fornita la prova richiesta.

Esito del controllo giurisdizionale e dispositivo

Poiché non era dimostrato l’uso genuino del marchio né per la classe 9 né per la classe 38, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui aveva respinto il ricorso della richiedente la revoca, accolto parzialmente il ricorso di Baidu Europe e mantenuto il marchio nel registro per i prodotti e servizi in questione.

Esercitando anche il potere di riforma, annulla inoltre la decisione della divisione di cancellazione nella parte in cui aveva respinto la domanda di revoca per i servizi di classe 38 e respinge l’appello di Baidu Europe in relazione ai prodotti di classe 9.

Principio affermato

In un procedimento di revoca per non uso, la prova dell’uso genuino deve essere concreta, coerente e oggettiva; non basta un insieme di documenti ambigui o non univoci per dimostrare che il segno sia stato usato come marchio per il prodotto o servizio registrato. Quando le prove non consentono di distinguere tra uso del segno per un software autonomo, per contenuti audiovisivi o per servizi di licenza, il titolare non assolve all’onere probatorio e la revoca deve essere accolta.