Tribunale, Sentenza T-144/24

Decadenza del marchio BIENENBEISSER e uso effettivo per cappe di ventilazione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza di un marchio UE denominativo. Il nodo centrale è stabilire se l’uso dimostrato per "cappe di ventilazione metalliche" possa valere anche per le "cappe di ventilazione non metalliche" registrate in classe diversa della classificazione di Nizza.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio BIENENBEISSER era stato registrato per prodotti delle classi 6 e 19, tra cui cappe di ventilazione metalliche e non metalliche. Nel 2021 Sören Pürschel aveva chiesto la decadenza per mancato uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di annullamento aveva accolto in parte la domanda; la commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso della titolare limitatamente alle cappe di ventilazione non metalliche della classe 19.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva che le cappe di ventilazione metalliche e non metalliche costituissero un’unica categoria omogenea di prodotti, con medesima finalità e destinazione, e che l’uso provato per le prime dovesse conservare il marchio anche per le seconde. Contestava inoltre la rilevanza decisiva attribuita dalla commissione di ricorso alla classificazione di Nizza e richiamava, per analogia, l’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001.

Quadro normativo e criteri giurisprudenziali

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), il marchio decade se non ha formato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti o servizi per i quali è registrato. La prova dell’uso, secondo il regolamento delegato (UE) 2018/625, deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’uso effettivo va provato con elementi concreti e oggettivi, e la classificazione di Nizza, pur avendo funzione amministrativa, può essere utilizzata per interpretare la portata della registrazione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale distingue due momenti dell’analisi: dapprima la determinazione della portata della tutela del marchio, poi la verifica dei prodotti per i quali esso sia stato effettivamente usato sul mercato. Sotto il primo profilo, la commissione di ricorso poteva correttamente far riferimento alla classificazione di Nizza e alle note esplicative per distinguere materiali metallici e non metallici. Tuttavia, sotto il secondo profilo, avrebbe dovuto esaminare se i prodotti effettivamente usati rientrassero in una categoria omogenea non ulteriormente scindibile, tenendo conto soprattutto della finalità e della destinazione dei prodotti e del contesto di mercato.

Difetto di motivazione e annullamento parziale

La commissione di ricorso aveva respinto gli argomenti della titolare affermando, in sostanza, che la questione del mercato era irrilevante e che le prove erano comunque insufficienti. Il Tribunale ritiene tale motivazione insufficiente: non spiega perché gli elementi presentati non bastassero e perché l’analisi della situazione di mercato non fosse pertinente alla luce della giurisprudenza sulla categoria omogenea di prodotti. Viene quindi annullata la decisione impugnata nella parte relativa alle cappe di ventilazione non metalliche della classe 19, con condanna dell’EUIPO alle spese.