Tribunale, Sentenza T-1170/23

Invalidità di un marchio UE tridimensionale consistente in un cubo colorato con griglia

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità parziale di un marchio UE tridimensionale raffigurante un cubo ispirato al Rubik’s Cube. Il Tribunale esamina in particolare l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 ai segni tridimensionali colorati registrati per giocattoli e puzzle della classe 28.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato registrato nel 2012 su domanda del predecessore in diritto della ricorrente e rappresentava un cubo con sei facce geometricamente disposte, ciascuna con una griglia nera che divideva la superficie in quattro segmenti uguali, e con sei colori specifici: rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco. La domanda di nullità, proposta da Verdes Innovations SA, era fondata sugli articoli 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento aveva dichiarato nullo il marchio per i prodotti della classe 28 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), ma aveva respinto la domanda per i servizi delle classi 35 e 41. La commissione di ricorso ha poi confermato la nullità, ritenendo che i colori delle facce del cubo costituissero una caratteristica essenziale e che la loro combinazione fosse necessaria a ottenere il risultato tecnico del puzzle.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata nel 2011, si applica il regolamento n. 207/2009 nella sua versione anteriore alla modifica del 2015. Per il profilo procedurale, si applica invece il regolamento n. 2017/1001. Viene richiamato anche il regolamento n. 2868/95 sul requisito di chiarezza e precisione dell’elenco dei prodotti, nonché il regolamento n. 2015/2424, citato solo per chiarire l’evoluzione testuale della disposizione.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduce un unico motivo, articolato in tre parti:

• errore nell’individuazione delle caratteristiche essenziali del segno;
• errore nell’analisi della funzionalità tecnica del segno;
• errore specifico in relazione ai "jigsaw puzzles" della classe 28.

Il nodo centrale è se i sei colori e la loro differenziazione sulle facce del cubo siano parte integrante della forma e, soprattutto, se siano necessari per ottenere un risultato tecnico, così da far rientrare il segno nel divieto di registrazione e nella conseguente nullità assoluta.

Principi richiamati dal Tribunale sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii)

Il Tribunale ribadisce la funzione di interesse pubblico della norma: impedire che il diritto di marchio estenda indefinitamente la protezione di soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali. Per applicare la disposizione occorre:

• identificare correttamente le caratteristiche essenziali del segno;
• verificare se tutte tali caratteristiche svolgano una funzione tecnica;
• accertare che il segno consista esclusivamente nella forma necessaria a ottenere il risultato tecnico.

Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui:

• la valutazione è caso per caso;
• la forma può essere funzionale anche se esistono forme alternative;
• elementi arbitrari non essenziali non impediscono l’applicazione del motivo di nullità;
• un elemento estetico non funzionale rilevante può invece escludere la norma, ma solo se costituisce una caratteristica essenziale del segno.

Identificazione delle caratteristiche essenziali del segno

Il Tribunale respinge l’idea che la commissione di ricorso avesse individuato come caratteristica essenziale una "specifica disposizione" dei sei colori. Secondo il Tribunale, la decisione impugnata si riferiva semplicemente a sei colori diversi, non a un particolare schema di posizionamento. Inoltre, la pretesa disposizione specifica non emergeva chiaramente né dalla rappresentazione grafica né dalla descrizione del marchio.

Le caratteristiche essenziali effettive del segno sono dunque individuate in:

• forma cubica;
• struttura a griglia che separa i quadratini su ciascuna faccia;
• differenziazione dei quadratini tramite sei colori base, che consente di distinguerli producendo un effetto di contrasto.

Il Tribunale sottolinea che i sei colori specifici sono di importanza secondaria rispetto alla funzione di differenziazione delle facce e dei quadratini. In particolare, il carattere basilare dei colori e l’assenza di una chiara “arrangiatura specifica” portano a escludere che la combinazione cromatica, in quanto tale, sia una caratteristica essenziale autonoma.

Perché i colori sono considerati parte integrante della forma

Il Tribunale conferma che, nel caso concreto, il marchio è stato registrato come marchio tridimensionale e non come marchio di posizione, pattern o colore autonomo. In tale contesto, la differenziazione cromatica è inseparabile dalla forma rappresentata e ne costituisce parte integrante. Il concetto di "forma" non va interpretato in modo eccessivamente restrittivo, altrimenti verrebbe svuotata l’efficacia della norma sulle forme funzionali.

La sentenza chiarisce che non è decisivo il fatto che un colore, preso isolatamente, non abbia una forma. Ciò che conta è che, nel segno concreto, i colori realizzino un effetto di contrasto funzionale alla percezione delle facce e dei quadratini del cubo. L’argomento secondo cui basterebbe sostituire i colori con lettere, numeri o altri segni è ritenuto ipotetico e irrilevante.

Funzionalità tecnica della differenziazione cromatica

Sul piano funzionale, il Tribunale ritiene che i colori siano necessari a ottenere il risultato tecnico del puzzle: permettere di distinguere le facce e i piccoli quadrati, e quindi di ricomporre correttamente il cubo. Il risultato tecnico non è l’"eccitazione" o l’estetica del prodotto, ma la possibilità di distinguere i componenti del puzzle mediante contrasto visivo.

Il Tribunale osserva che:

• l’esistenza di possibili varianti cromatiche o decorative non esclude la funzionalità del segno concreto;
• il fatto che il risultato tecnico possa essere ottenuto anche con altre soluzioni non impedisce l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii);
• eventuali elementi estetici o di originalità non neutralizzano la natura funzionale del segno, se tutte le sue caratteristiche essenziali sono funzionali.

Viene inoltre richiamata la distinzione rispetto al diritto dei disegni e modelli: nel diritto dei marchi, il valore estetico complessivo di una combinazione di elementi funzionali non basta a sottrarre il segno al motivo di nullità.

Irrilevanza dei precedenti invocati dalla ricorrente

Il Tribunale respinge il richiamo ai precedenti Louboutin e Textilis, ritenendoli non analoghi perché riguardavano rispettivamente un marchio di posizione e un marchio figurativo bidimensionale, non un marchio tridimensionale come quello in causa. Anche altri precedenti richiamati dalla ricorrente sono considerati non pertinenti, perché relativi a fattispecie diverse o alla distintività, non alla funzionalità.

Il Tribunale considera inoltre irrilevante l’argomento secondo cui i brevetti originari del Rubik’s Cube non contemplavano i colori: nel procedimento in corso non conta la portata di precedenti tutele brevettuali, ma la natura funzionale del segno effettivamente registrato come marchio.

La parte relativa ai "jigsaw puzzles"

Quanto ai "jigsaw puzzles" della classe 28, il Tribunale osserva che l’espressione è ambigua: può riferirsi sia a puzzle bidimensionali, sia a puzzle tridimensionali. Poiché il titolare del marchio deve redigere l’elenco dei prodotti con chiarezza e precisione, non può avvalersi dell’ambiguità per limitare l’ambito della protezione solo alla versione bidimensionale, così da sottrarsi al motivo di nullità.

Il Tribunale interpreta quindi l’indicazione in modo da includere anche puzzle tridimensionali. In questa prospettiva, la forma contestata è ancora una volta necessaria a ottenere il risultato tecnico: la griglia separa i pezzi e i colori indicano l’ordine corretto di ricomposizione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO. Condanna inoltre Spin Master Toys UK Ltd alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, in quanto la conferma della decisione impugnata lascia ferma la relativa statuizione sulle spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che un marchio tridimensionale colorato può essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 quando i suoi elementi essenziali — forma cubica, griglia e differenziazione cromatica — sono tutti funzionali alla realizzazione del risultato tecnico del puzzle. La presenza di colori o di un valore estetico non esclude la nullità se tali elementi servono essenzialmente a distinguere le facce e i pezzi da ricomporre. Inoltre, il titolare non può trarre vantaggio da una formulazione ambigua dei prodotti registrati, come nel caso dei "jigsaw puzzles".