Tribunale, Sentenza T-1172/23

Nullità di un marchio tridimensionale del tipo Rubik’s Cube colorato

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO. La controversia riguarda la validità di un marchio tridimensionale dell’Unione raffigurante un cubo con facce a griglia e colori differenziati, registrato per beni e servizi delle classi 28, 35 e 41, ma dichiarato nullo per i prodotti della classe 28.

Fatti e procedimento amministrativo

Il segno contestato era descritto come composto da sei superfici geometricamente disposte, con ciascuna faccia suddivisa da bordi neri in sedici segmenti uguali e caratterizzata da sei colori specifici: rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco. La domanda di nullità era fondata sull’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e). La divisione di annullamento aveva accolto parzialmente la domanda solo per i prodotti della classe 28 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e la commissione di ricorso ha confermato tale esito.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 18 maggio 2011, il regime sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009 prima della modifica del 2015. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento n. 2017/1001. Il motivo assoluto di nullità rilevante è quello del segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

Principi generali richiamati dalla Corte

Il Tribunale ribadisce la funzione di interesse pubblico della norma: evitare che il diritto dei marchi conferisca un monopolio perpetuo su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali. Richiama la giurisprudenza secondo cui:

• le caratteristiche essenziali del segno vanno individuate caso per caso;
• il loro esame può fondarsi sia sulla percezione complessiva del segno sia su un’analisi dei singoli elementi;
• nella verifica della funzionalità possono essere considerati anche elementi della merce non visibili nella rappresentazione, purché tratti da fonti oggettive e affidabili;
• non occorre che la forma sia l’unica capace di ottenere il risultato tecnico;
• la presenza di elementi minori arbitrari o di un valore estetico non esclude la nullità se tutte le caratteristiche essenziali sono funzionali.

Identificazione delle caratteristiche essenziali del segno

Il punto centrale della controversia era se i sei colori specifici e la loro disposizione costituissero una caratteristica essenziale autonoma oppure se fossero un elemento integrato nella forma del cubo. Il Tribunale ha escluso che la commissione di ricorso avesse identificato una caratteristica essenziale consistente in una "disposizione specifica" dei colori; ha invece ritenuto che il vero elemento essenziale fosse la differenziazione delle facce mediante colori contrastanti.

Secondo il Tribunale, le caratteristiche essenziali del segno erano tre:

• la forma cubica;
• la struttura a griglia che divide ogni faccia in 4x4 piccoli quadrati;
• la differenziazione di tali quadrati mediante sei colori di base, idonea a renderli distinguibili e a produrre un effetto di contrasto.

La tesi del ricorrente secondo cui il marchio sarebbe stato inteso principalmente come protezione della "surface design" è stata respinta: la descrizione depositata richiama infatti espressamente sia la forma cubica sia la griglia, e non dimostra che la protezione fosse limitata ai soli colori o alla loro disposizione.

Colori e forma: integrazione nel segno tridimensionale

Il Tribunale ha poi chiarito che, pur non essendo il colore una "forma" in senso astratto, in un marchio tridimensionale registrato in colore i colori possono formare parte integrante della forma quando sono inseparabili dalla struttura tridimensionale e ne costituiscono un elemento essenziale. Nel caso di specie, i sei colori di base servono a distinguere le facce del cubo e i singoli quadrati della griglia; perciò non sono meri ornamenti, ma partecipano alla configurazione funzionale del prodotto.

Il Tribunale ha anche osservato che l’argomento del ricorrente tratto dalle modifiche normative del 2015 non era decisivo: l’inserimento della formula "another characteristic" non implica che, nella versione precedente, i marchi tridimensionali colorati fossero automaticamente esclusi dall’ambito della norma.

Funzionalità tecnica dei colori

Sul secondo motivo, il Tribunale ha confermato che la differenziazione tramite colori è necessaria per ottenere il risultato tecnico del puzzle. Il risultato tecnico consiste nel ruotare le file di piccoli cubi fino a ottenere facce uniformi; i colori contrastanti consentono di distinguere le facce e i piccoli quadrati, rendendo possibile la soluzione del gioco.

Ha respinto le difese fondate su:

• l’esistenza di innumerevoli soluzioni estetiche alternative, ritenute irrilevanti perché la questione non riguarda l’esistenza di alternative, ma il nesso causale tra la caratteristica essenziale e il risultato tecnico;
• l’intenzione creativa di rendere il cubo più "exciting", considerata non pertinente rispetto alla funzione tecnica effettiva;
• il fatto che i brevetti originari non menzionassero i colori, poiché ciò non incide sulla valutazione della validità del marchio;
• il richiamo alla logica del diritto dei disegni e modelli, che non è trasponibile al diritto dei marchi.

"Jigsaw puzzles" e ambiguità del elenco merci

Quanto ai prodotti indicati come "jigsaw puzzles" nella classe 28, il Tribunale ha osservato che il termine in inglese era ambiguo. La formulazione poteva riferirsi solo a puzzle bidimensionali, ma anche a puzzle tridimensionali; il deposito di un marchio tridimensionale non consente di interpretare la voce in modo restrittivo a vantaggio del titolare. Per rispettare l’esigenza di chiarezza dell’elenco merci, il termine è stato quindi inteso in senso comprensivo, tale da includere anche i puzzle tridimensionali.

Da ciò discende che il motivo di nullità ex articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), copre anche tali prodotti, poiché il cubo è idoneo a funzionare come puzzle tridimensionale e le caratteristiche contestate sono necessarie al suo risultato tecnico.

Decisione

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Spin Master Toys UK Ltd alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente secondo la disciplina applicabile nella decisione impugnata.