Tribunale, Sentenza T-1171/23

Nullità del marchio tridimensionale colorato del cubo di Rubik

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Spin Master Toys UK Ltd avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio dell’Unione europea tridimensionale raffigurante un cubo tipo Rubik, con facce a griglia e colori differenziati. La controversia ruota attorno all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, relativo ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Fatti e iter amministrativo

Il marchio controverso era stato registrato il 9 gennaio 2008 su domanda depositata il 6 febbraio 2007. La rappresentazione era accompagnata da una descrizione che menzionava sei superfici, disposte in tre coppie perpendicolari, i colori rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco, e una struttura a griglia nera che divideva ciascuna faccia in nove segmenti uguali. I prodotti interessati appartenevano alla classe 28 e comprendevano, tra l’altro, giocattoli, giochi e puzzle tridimensionali, oltre ai "puzzle".

Verdes Innovations SA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio. Dopo una prima sospensione del procedimento in attesa dell’esito di contenziosi relativi al cubo di Rubik, la divisione di annullamento aveva accolto integralmente la domanda di nullità il 25 marzo 2022. La commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione della titolare, ritenendo che i colori dei quadrati di ciascuna faccia fossero una caratteristica essenziale integrante la forma e che la loro combinazione fosse necessaria per ottenere il risultato tecnico del gioco.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 6 febbraio 2007, il diritto sostanziale applicabile era quello del regolamento n. 40/94; le norme procedurali applicabili erano invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. La causa di nullità invocata dinanzi all’EUIPO era quella corrispondente all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii).

Principi generali sulla nullità per forma necessaria a ottenere un risultato tecnico

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), è evitare che il diritto dei marchi perpetui soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali che devono restare disponibili per i concorrenti. La verifica richiede: identificazione delle caratteristiche essenziali del segno; accertamento se tali caratteristiche svolgano la funzione tecnica del prodotto; valutazione oggettiva alla luce del prodotto concreto e, se necessario, anche di elementi supplementari obiettivi e affidabili non visibili nella rappresentazione.

Il Tribunale ribadisce inoltre che:

• la forma non deve essere l’unica possibile per ottenere il risultato tecnico;
• l’esistenza di forme alternative non esclude l’applicazione del divieto;
• elementi non essenziali o decorativi non impediscono la nullità se tutte le caratteristiche essenziali sono funzionali;
• un eventuale valore estetico non esclude l’impedimento assoluto;
• al contrario, la presenza di una caratteristica essenziale non funzionale, di rilievo sufficiente, può impedire l’applicazione della norma.

Identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio controverso

Il punto centrale del ragionamento riguarda la terza caratteristica essenziale individuata dalla commissione di ricorso. Il Tribunale respinge l’idea che la commissione abbia riconosciuto una "disposizione specifica di colori specifici" come caratteristica essenziale. Secondo il Tribunale, la decisione impugnata si limita a descrivere sei colori diversi presenti sulle facce del cubo, senza attribuire rilevanza autonoma a una particolare disposizione cromatica.

Le caratteristiche essenziali del marchio sono invece individuate così:

• una forma di cubo;
• una struttura a griglia che separa 3 x 3 piccoli quadrati su ciascuna faccia;
• una differenziazione dei quadrati nei sei colori basici indicati, che produce un effetto di contrasto e consente di distinguere le facce.

Il Tribunale ritiene che i colori specifici, in quanto tali, siano di importanza secondaria rispetto alla forma, mentre ciò che conta è la differenziazione visiva tra le facce e i quadrati. La descrizione del marchio, peraltro, non dimostra in modo chiaro che l’oggetto principale della tutela fosse un disegno di superficie autonomo rispetto alla forma.

Il colore come parte integrante della forma

Rispondendo alla censura secondo cui un colore non può essere "forma", il Tribunale afferma che, nel caso di un marchio tridimensionale registrato come forma, la nozione di forma non deve essere interpretata in modo eccessivamente restrittivo. Una forma colorata può rientrare nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), quando il colore è inerente e connaturato alla forma rappresentata.

Nel caso concreto, la differenziazione cromatica delle facce del cubo è considerata parte integrante della forma, non un elemento esterno o separabile come in un marchio di posizione o figurativo. Il Tribunale sottolinea che l’aggiunta dei sei colori basici non sottrae il segno al divieto, soprattutto perché la loro disposizione è poco chiara e non emerge come autonoma dalla rappresentazione e dalla descrizione.

Analisi della funzionalità: colori e risultato tecnico

Quanto alla funzionalità, il Tribunale conferma che la struttura a griglia e la forma di cubo sono funzionali al meccanismo del puzzle. Soprattutto, la differenziazione cromatica è necessaria per il risultato tecnico del prodotto: permettere di distinguere le facce e orientare il riassemblaggio fino a ottenere facce omogenee.

Il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente secondo cui esisterebbero infinite soluzioni di design e la scelta dei colori sarebbe meramente estetica o “stimolante”. Precisa infatti che il problema non è l’esistenza di alternative decorative, ma il nesso causale tra la caratteristica essenziale e il risultato tecnico. In questa prospettiva, i sei colori basici servono a produrre un effetto di contrasto che consente il funzionamento del cubo come puzzle. La eventuale funzione estetica non è sufficiente a escludere la funzionalità tecnica.

Irrilevanza di giurisprudenza e argomenti invocati dalla ricorrente

Il Tribunale considera non pertinenti le sentenze Louboutin e Textilis, perché concernenti rispettivamente un marchio di posizione e un marchio figurativo bidimensionale, non un marchio tridimensionale colorato di forma. Respinge anche il richiamo ad altre decisioni nazionali o dell’Unione, ritenendole non sovrapponibili al caso concreto.

Ugualmente irrilevante viene giudicato l’argomento secondo cui i brevetti precedenti sul cubo di Rubik non rivendicavano i colori. Per il Tribunale, ciò non incide sulla valutazione del marchio, che va esaminato in base alla sua rappresentazione e descrizione nel sistema dei marchi.

Applicazione ai "puzzle" della classe 28

La terza parte del motivo riguardava l’applicazione della nullità ai "puzzle". Il Tribunale osserva che l’espressione inglese "jigsaw puzzles" è ambigua e può riferirsi sia a puzzle bidimensionali sia tridimensionali. Poiché il titolare non può trarre vantaggio dalla mancanza di chiarezza nella propria domanda, l’indicazione viene interpretata in modo da comprendere anche i puzzle tridimensionali.

Per tali prodotti, il Tribunale conferma che la forma del cubo, la struttura a griglia e la differenziazione cromatica sono necessarie per il risultato tecnico del gioco, cioè lo smontaggio e il riassemblaggio nella combinazione corretta. Di conseguenza, il motivo di nullità si estende a tutti i prodotti rivendicati.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La Spin Master Toys UK Ltd è condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente. La pronuncia conferma dunque la nullità del marchio tridimensionale colorato del cubo di Rubik per i prodotti contestati.