Tribunale, Sentenza T-171/21

Opposizione tra i segni FOR HONOR e HONOR: probabilità di confusione nel marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in un procedimento di opposizione tra un marchio figurativo richiesto e un marchio anteriore denominativo. La controversia concerne la tutela del marchio UE e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e svolgimento del procedimento

Ubisoft Entertainment aveva chiesto la registrazione del segno figurativo FOR HONOR per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28 e 41. Huawei Technologies Co. Ltd aveva proposto opposizione fondandola sul marchio UE anteriore denominativo HONOR, registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 38.

La divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l'opposizione, rifiutando la registrazione per varie voci delle classi 9, 28 e 41. La commissione di ricorso aveva poi dichiarato inammissibile l'appello nella parte relativa ai prodotti e servizi già respinti e lo aveva respinto nel resto, ritenendo sussistente una probabilità di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). La commissione non aveva esaminato il motivo basato sull'articolo 8, paragrafo 5.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che la data determinante per individuare la disciplina sostanziale è quella del deposito della domanda di marchio, nel caso di specie il 29 ottobre 2015. Perciò si applicano le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, benché il regolamento n. 2017/1001 sia rilevante sul piano procedurale.

Sono richiamati, in particolare:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
• articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009;
• articoli 41 e 66-71 del regolamento n. 2017/1001;
• articolo 72 del regolamento n. 2017/1001;
• articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale;
• articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale;
• articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Questioni preliminari di ricevibilità

Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di rifusione delle spese relative al procedimento davanti alla divisione di opposizione, poiché l'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura considera recuperabili solo le spese necessarie per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Parimenti, dichiara inammissibile il motivo fondato sull'articolo 8, paragrafo 5, perché la commissione di ricorso non aveva esaminato tale base d'opposizione. Il Tribunale ribadisce che non spetta al giudice dell'Unione statuire su un profilo che non è stato previamente trattato dall'organo amministrativo impugnato.

Criteri generali sulla probabilità di confusione

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la probabilità di confusione va valutata globalmente, tenendo conto dell'impressione complessiva dei segni e del pubblico di riferimento, nonché dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.

Ricorda inoltre che i presupposti dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sono cumulativi: è necessaria sia la somiglianza tra i segni sia quella tra i prodotti o servizi. La probabilità di confusione comprende anche il rischio di associazione economica.

Pubblico di riferimento

La commissione di ricorso aveva individuato un pubblico composto sia dal grande pubblico sia da operatori professionali dell'Unione, con un livello di attenzione da medio ad alto a seconda del prezzo e della sofisticazione dei beni e servizi.

Il Tribunale conferma tale valutazione e ritiene corretto limitare l'esame alla parte anglofona del pubblico rilevante, poiché gli elementi verbali dei segni sono tratti dal lessico inglese. Richiama inoltre il principio secondo cui, per respingere una domanda di marchio UE, è sufficiente che il motivo relativo sussista in una parte dell'Unione.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale approva l'analisi della commissione di ricorso, che aveva ritenuto i prodotti e servizi in parte identici e in parte simili a vari gradi.

Classe 9

Per i prodotti software legati ai giochi, il Tribunale conferma che:

• "games software", "software for playing video, computer and on-line games", "software incorporating computer games", "computer software for video and audio games" e "audio visual games on computer hardware platforms" sono simili ai "computers" del marchio anteriore, poiché il computer è indispensabile o comunque importante per il loro uso, esiste una complementarità funzionale e possono condividere canali di distribuzione e produttori;
• altri prodotti della classe 9, come supporti dati, dischi, memorie, circuiti stampati, periferiche e mouse mats, sono identici o simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, perché rientrano nella stessa categoria generale, si sovrappongono o sono strettamente connessi ai computer.

Classe 28

Per la classe 28, il Tribunale ritiene corretta la conclusione di somiglianza tra i giochi e apparecchi per videogiochi del marchio richiesto e i computer del marchio anteriore. I prodotti possono avere la stessa destinazione d'uso, cioè il gioco, e possono condividere produttori e canali di distribuzione. Lo stesso vale per i "teaching materials in the form of games", che possono consistere in videogiochi utilizzabili su computer.

Classe 41

Per i servizi della classe 41, il Tribunale conferma che i servizi di formazione, informazione e intrattenimento online, nonché i giochi offerti online, sono simili almeno in basso grado ai computer del marchio anteriore, in quanto il loro svolgimento è legato all'uso del computer e sussiste complementarità funzionale.

Inoltre, i servizi di giochi tramite telefono cellulare e di fornitura di giochi per o tramite cellulari sono ritenuti simili alle apparecchiature di telecomunicazione della classe 9 e ai servizi di comunicazione della classe 38 del marchio anteriore, perché sono prestati o fruiti attraverso tali dispositivi e possono condividere pubblico e canali di distribuzione.

Comparazione dei segni

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui i segni sono altamente simili sul piano visivo, fonetico e concettuale.

Somiglianza visiva

Il marchio anteriore è il segno denominativo HONOR. Il segno richiesto è un marchio figurativo composto da FOR HONOR, con il termine HONOR scritto in caratteri stilizzati ma chiaramente leggibili e in posizione dominante.

Il Tribunale osserva che:

• il termine HONOR è l'elemento più prominente del segno richiesto, per dimensione e posizione;
• la stilizzazione grafica ha funzione essenzialmente decorativa e non altera la percezione dell'elemento verbale;
• i due segni condividono integralmente lo stesso elemento verbale, che nel segno richiesto occupa una posizione centrale.

Perciò, la somiglianza visiva è elevata.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, i due segni coincidono nell'elemento HONOR, la cui pronuncia non è modificata dalla presenza della preposizione FOR nel segno richiesto. L'elemento comune rappresenta due delle tre sillabe del segno FOR HONOR. Il Tribunale conclude quindi per una forte somiglianza fonetica.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale, entrambi i segni evocano il significato associato a HONOR, inteso come "high respect" o "great esteem" o come adesione a un codice di condotta. La preposizione FOR, anziché creare un significato diverso, rafforza e introduce l'elemento HONOR. Ne deriva una forte somiglianza concettuale.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che il marchio anteriore HONOR possiede una distintività normale, perché il termine non ha un significato descrittivo rispetto ai prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore.

Valutazione globale e dispositivo

Considerata l'identità o la somiglianza dei prodotti e servizi, l'elevata somiglianza dei segni e la distintività normale del marchio anteriore, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso: il pubblico anglofono poteva credere che i prodotti e servizi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale respinge quindi il motivo ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e, conseguentemente, respinge integralmente il ricorso. Le spese sono poste a carico di Ubisoft Entertainment.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce alcuni punti utili in pratica:

• la complementarità funzionale può fondare una somiglianza tra software, hardware e servizi online;
• la somiglianza tra marchio denominativo e marchio figurativo può essere elevata anche quando il secondo aggiunge una sola preposizione e una stilizzazione grafica non determinante;
• per i marchi UE è sufficiente la sussistenza del motivo di rifiuto in una parte dell'Unione;
• un motivo non esaminato in sede amministrativa non può essere introdotto per la prima volta davanti al Tribunale;
• le spese della fase di opposizione non sono, di regola, recuperabili nel contenzioso giudiziario successivo.