Direttiva 2008/95

Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d’impresa

La direttiva costituisce una versione codificata della disciplina già contenuta nella direttiva 89/104/CEE e mira a rendere omogenee le regole essenziali sui marchi d’impresa negli Stati membri. Il suo obiettivo è favorire il buon funzionamento del mercato interno, riducendo le disparità normative che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi e falsare la concorrenza.

Finalità e criteri di armonizzazione

La direttiva non realizza un’armonizzazione totale del diritto dei marchi, ma limita il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che incidono più direttamente sul mercato interno. I considerando chiariscono che gli Stati membri conservano ampi margini quanto alle procedure di registrazione, opposizione, nullità e decadenza, nonché sulla tutela di alcuni segni particolari e sull’applicazione di norme nazionali diverse dal diritto dei marchi, come quelle in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile e tutela dei consumatori.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 si applica ai marchi di prodotti o servizi, individuali, collettivi, di garanzia e di certificazione, purché oggetto di registrazione o di domanda di registrazione in uno Stato membro, presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o tramite registrazione internazionale con effetti in uno Stato membro. Restano quindi nel perimetro della direttiva sia i marchi nazionali sia quelli rilevanti per il territorio dell’Unione attraverso i meccanismi internazionali richiamati.

Segni idonei a costituire marchio

L’articolo 2 adotta una definizione ampia di segno registrabile: possono costituire marchio tutti i segni riproducibili graficamente, in particolare parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, forma del prodotto o del suo confezionamento, a condizione che permettano di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. La funzione distintiva rimane dunque il criterio centrale di accesso alla tutela.

Motivi assoluti di rifiuto e nullità

L’articolo 3 elenca i motivi assoluti di esclusione dalla registrazione e, se il marchio è registrato, di nullità. Sono esclusi i segni privi di capacità distintiva, i segni descrittivi, quelli divenuti generici o di uso comune, le forme funzionali o imposte dalla natura del prodotto, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico o che conferiscono un valore sostanziale al prodotto, nonché i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume, ingannevoli o in conflitto con segni protetti dalla convenzione di Parigi.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere ulteriori cause facoltative, tra cui:

• il divieto di uso derivante da norme diverse dal diritto dei marchi;
• la presenza di simboli di alto valore simbolico, in particolare religiosi;
• emblemi, stemmi e simboli di interesse pubblico non ricompresi nell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi;
• la malafede del richiedente.

Un segno non è escluso né nullo se, prima della domanda o a seguito dell’uso, ha acquisito carattere distintivo. Gli Stati membri possono estendere questa regola anche all’acquisizione successiva al deposito o alla registrazione. È prevista anche una clausola transitoria per le domande anteriori alla data di entrata in vigore delle misure di recepimento della direttiva 89/104/CEE.

Motivi relativi e diritti anteriori

L’articolo 4 disciplina i conflitti con diritti anteriori. Il marchio è escluso o nullo se è identico a un marchio anteriore per prodotti o servizi identici, oppure se l’identità o somiglianza di segni e prodotti/servizi può generare rischio di confusione, incluso il rischio di associazione.

Sono considerati marchi anteriori, tra gli altri:

• i marchi dell’Unione;
• i marchi nazionali registrati, inclusi quelli Benelux;
• i marchi oggetto di registrazione internazionale efficace nello Stato membro;
• i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

È inoltre tutelato il marchio dell’Unione anteriore notorio anche per prodotti o servizi non simili, quando l’uso del segno posteriore, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio.

Gli Stati membri possono estendere la disciplina ai marchi nazionali notori e ad altri diritti anteriori, compresi marchi non registrati o segni usati nel commercio, diritti al nome, all’immagine, al diritto d’autore e ad altri diritti di proprietà industriale. Sono previste inoltre regole transitorie per marchi collettivi, marchi di garanzia o certificazione, marchi scaduti da poco tempo e ipotesi di malafede.

Diritti del titolare del marchio registrato

L’articolo 5 riconosce al titolare del marchio registrato un diritto esclusivo. Può vietare a terzi, salvo consenso:

• l’uso di un segno identico per prodotti o servizi identici;
• l’uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili quando vi sia rischio di confusione.

Gli Stati membri possono anche consentire al titolare di vietare l’uso di segni identici o simili per prodotti o servizi non simili se il marchio gode di notorietà e l’uso del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà, o le arreca pregiudizio.

La direttiva elenca atti che possono essere vietati, tra cui l’apposizione del segno sui prodotti o sul confezionamento, l’offerta e l’immissione in commercio, la detenzione a tali fini, l’importazione o esportazione e l’uso in corrispondenza commerciale e pubblicità.

È inoltre prevista una clausola di salvaguardia per gli usi che, in alcuni Stati membri, non erano vietabili prima della trasposizione della direttiva 89/104/CEE, nonché per la tutela contro usi del segno per finalità diverse dalla mera identificazione commerciale quando ne derivino indebito vantaggio o pregiudizio alla notorietà o distintività.

Limiti al diritto di marchio, esaurimento e licenze

L’articolo 6 prevede limiti all’esclusiva: il titolare non può impedire ai terzi l’uso del proprio nome e indirizzo, di indicazioni descrittive o del marchio quando sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, ad esempio come accessorio o pezzo di ricambio, purché l’uso sia conforme agli usi leali. Inoltre, il diritto non prevale sui diritti anteriori di portata locale riconosciuti dal diritto nazionale.

L’articolo 7 consacra l’esaurimento nell’Unione: il titolare non può opporsi all’uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità da lui stesso o con il suo consenso. Restano salvi i motivi legittimi di opposizione, in particolare se lo stato dei prodotti è stato modificato o alterato dopo l’immissione in commercio.

L’articolo 8 disciplina le licenze, che possono riguardare tutto o parte dei prodotti/servizi e del territorio di uno Stato membro e possono essere esclusive o non esclusive. Il titolare può agire contro il licenziatario che violi condizioni essenziali della licenza, quali durata, forma d’uso del marchio, natura dei prodotti o servizi, territorio di utilizzazione e qualità dei beni o servizi.

Tolleranza e preclusione all’azione

L’articolo 9 introduce la preclusione per tolleranza: il titolare di un marchio anteriore che, per cinque anni consecutivi e conoscendone l’uso, tolleri un marchio posteriore registrato nello stesso Stato membro non può chiederne la nullità né opporsi al suo uso per i prodotti o servizi per cui il segno è stato utilizzato, salvo mala fede del depositante. Gli Stati membri possono estendere la regola anche ad altri diritti anteriori richiamati dall’articolo 4. In tali casi, il titolare del marchio posteriore non può tuttavia opporsi all’uso del diritto anteriore, pur non essendo quest’ultimo azionabile contro il marchio posteriore.

Uso effettivo e decadenza

L’articolo 10 richiede l’uso effettivo del marchio entro cinque anni dalla chiusura della procedura di registrazione o la ripresa dell’uso se questo è cessato per un periodo ininterrotto di cinque anni. In difetto, il marchio è soggetto alle sanzioni previste dalla direttiva, salvo giusto motivo del mancato uso.

Sono considerati uso:

• l’uso del marchio in una forma diversa purché non ne sia alterato il carattere distintivo;
• l’apposizione del marchio sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro ai soli fini dell’esportazione.

L’uso effettuato con il consenso del titolare, o da persone autorizzate a utilizzare un marchio collettivo o di garanzia/certificazione, è imputato al titolare.

L’articolo 12 prevede le ipotesi di decadenza:

• mancato uso effettivo per cinque anni senza motivo legittimo;
• trasformazione del marchio in denominazione generica per effetto dell’attività o inattività del titolare;
• idoneità a indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi per effetto dell’uso fatto dal titolare o con il suo consenso.

L’articolo 11 coordina tali regole con i procedimenti giudiziari e amministrativi: non può essere dichiarata la nullità di un marchio per il solo conflitto con un marchio anteriore che non soddisfi i requisiti di uso; gli Stati membri possono inoltre escludere il rigetto in registrazione o la tutela in contraffazione nei casi di decadenza accertata in via riconvenzionale. Se il marchio anteriore è stato usato solo per parte dei prodotti o servizi, esso si considera registrato solo per quella parte ai fini di tali regole.

Effetti parziali e marchi collettivi, di garanzia e di certificazione

L’articolo 13 stabilisce che, quando un impedimento alla registrazione o una causa di nullità/decadenza riguarda solo parte dei prodotti o servizi, l’effetto resta limitato a quella parte. L’articolo 14 consente, nel contesto del marchio dell’Unione che rivendichi l’anteriorità di un marchio rinunciato o estinto, la constatazione a posteriori della nullità o della decadenza del marchio anteriore.

L’articolo 15 disciplina i marchi collettivi, di garanzia e di certificazione. Gli Stati membri che li ammettono possono prevedere motivi speciali di esclusione, decadenza o nullità legati alla loro funzione. Possono inoltre consentire che segni o indicazioni normalmente descrittivi, in particolare quelli di provenienza geografica, costituiscano tali marchi; in tal caso il titolare non può vietare l’uso leale da parte di terzi autorizzati, e il marchio non può essere fatto valere contro chi sia abilitato a usare una denominazione geografica.

Recepimento, comunicazioni e abrogazione

La direttiva impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 17 abroga la direttiva 89/104/CEE, mantenendo però fermi gli obblighi connessi ai termini di recepimento di quella direttiva, che nell’allegato I risultano fissati al 31 dicembre 1992.

La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Per gli operatori italiani, il testo va letto come fonte di armonizzazione sostanziale della disciplina dei marchi, mentre le regole procedurali e alcune scelte di dettaglio restano affidate al diritto nazionale.