Tribunale, Sentenza T-562/22

Revoca di marchio UE per difetto di uso effettivo: marchio figurativo NOAH

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Noah Clothing LLC avverso la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di revoca per non uso di un marchio figurativo dell’Unione europea. La controversia verte sulla prova dell’uso effettivo del segno per alcuni prodotti della classe 25, in particolare "polo shirts" e "sweaters", nonché su profili procedurali relativi all’ammissione di prove tardive e al diritto di essere sentiti.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo contestato, registrato nel 2008, era designato per prodotti delle classi 18, 25 e 28. Nel 2019 Noah Clothing LLC ha chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 58(1)(a) del regolamento 2017/1001, sostenendo il mancato uso effettivo nell’Unione per tutti i prodotti registrati. L’interveniente Yannick Noah ha prodotto varie prove di uso nel corso del procedimento amministrativo.

La Cancellation Division ha revocato il marchio per la maggior parte dei prodotti, salvo gli "sport casual shirts" della classe 25. In appello, la commissione di ricorso ha ritenuto provato l’uso effettivo per "polo shirts" e "sweaters", osservando anche che il marchio non era stato registrato espressamente per "sweater vests" ma che tali prodotti rientravano nella categoria più ampia dei "sweaters".

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 58(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, sulla revoca per mancato uso;
• l’articolo 18(1), secondo comma, lettera a), del medesimo regolamento, sull’uso del marchio in forma modificata che non ne altera il carattere distintivo;
• l’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001, che attribuisce all’EUIPO un potere discrezionale nel considerare prove tardive;
• gli articoli 19(1), 10(3), 10(4) e 10(7) del regolamento delegato (UE) 2018/625, sulla prova dell’uso e sull’ammissione di elementi tardivi nelle procedure di revoca.

Primo motivo: prove tardive e diritto a essere sentiti

Il primo motivo denunciava la violazione del diritto a un equo processo e del diritto di essere sentiti, in relazione a prove depositate tardivamente davanti alla Cancellation Division e poi “rettificate” tardivamente in sede di ricorso.

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001 consente all’EUIPO di non escludere automaticamente prove tardive, disponendo di un ampio margine di valutazione. Tale potere è esercitato alla luce dell’articolo 10(7) del regolamento delegato 2018/625, che richiede di considerare, tra l’altro, lo stadio del procedimento, la pertinenza prima facie delle prove e l’esistenza di validi motivi del ritardo.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto corretta la scelta di considerare le prove tardive, poiché esse erano supplementari rispetto a quelle inizialmente presentate, prima facie pertinenti e prodotte anche in risposta alle contestazioni della ricorrente. Quanto alle prove poi regolarizzate in ritardo davanti alla commissione di ricorso, il Tribunale ha osservato che esse erano identiche a quelle già presentate e accettate in primo grado, sicché non vi era alcuna violazione del diritto a un equo processo. Quanto al diritto a essere sentiti, ha rilevato che la ricorrente aveva potuto replicare alle prove controverse in sede di appello; inoltre, eventuali censure rivolte direttamente alla Cancellation Division erano irricevibili o comunque inefficaci nel giudizio davanti al Tribunale, che può impugnare solo le decisioni delle commissioni di ricorso.

Secondo motivo: uso effettivo del marchio per "polo shirts" e "sweaters"

Il secondo motivo contestava la sussistenza dell’uso effettivo per i prodotti "polo shirts" e "sweaters" della classe 25.

Uso del marchio in forma modificata

La ricorrente sosteneva che l’uso del segno come "Y. Noah" alterasse il carattere distintivo del marchio registrato. Il Tribunale ha invece ritenuto che l’aggiunta della lettera maiuscola "Y" seguita da un punto non modificasse il carattere distintivo del segno, poiché:

• la lettera Y era già presente nell’elemento figurativo del marchio;
• la sua collocazione era subordinata rispetto all’elemento figurativo dominante;
• il termine "noah" poteva essere percepito come cognome, come è comune nel settore dell’abbigliamento;
• l’aggiunta rafforzava, anziché indebolire, il riferimento al titolare.

Di conseguenza, l’uso nella forma modificata è stato ritenuto conforme all’articolo 18(1), secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001.

Qualificazione di "sweater vests" come sottocategoria di "sweaters"

La ricorrente sosteneva che i "sweater vests" fossero articoli troppo specifici per rientrare nella categoria generale dei "sweaters". Il Tribunale ha applicato i criteri giurisprudenziali sulle sottocategorie autonome, richiamando in particolare il criterio della destinazione e della funzione del prodotto.

Ha concluso che la mancanza di maniche non muta la funzione di copertura della parte superiore del corpo tipica dei sweaters e che la ricorrente non aveva indicato alcuna funzione o uso specifico diverso per i "sweater vests" o per gli "spencers". Pertanto, non era individuabile una sottocategoria autonoma distinta dalla categoria generale dei "sweaters".

Valutazione della prova documentale

Quanto alla consistenza della prova, il Tribunale ha confermato che l’EUIPO poteva fondarsi su un insieme di elementi valutati globalmente: dichiarazioni di fatturato, fatture, immagini dei prodotti, documentazione tecnica, campagne pubblicitarie e articoli stampa. L’assenza di una fattura per un singolo modello di polo shirt non era decisiva, perché la prova dell’uso va apprezzata nel complesso.

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente anche il fatto che le immagini fossero disegni e non fotografie, e ha giudicato irrilevante la mancanza di cataloghi, dato che i prodotti erano identificabili tramite numeri di articolo o descrizioni e potevano essere incrociati con le fatture e i dati di vendita.

Estensione dell’uso

Sul piano quantitativo, il Tribunale ha confermato che i dati di vendita erano sufficienti a dimostrare un uso effettivo:

• per i "polo shirts": fatturato pari a EUR 87.302,79 e vendita di 1.940 articoli in cinque anni, con uso regolare e supportato da campagne pubblicitarie e articoli di stampa;
• per i "sweaters": fatturato pari a EUR 3.446,08 e vendita di 127 articoli in tre anni.

Il Tribunale ha ricordato che non esiste una soglia quantitativa astratta di uso minimo; anche un volume ridotto può bastare se, nel contesto economico concreto, serve a creare o mantenere quote di mercato. Nel caso di specie, il carattere limitato delle vendite era coerente con una strategia di edizioni limitate di abbigliamento e non consentiva di qualificarle come uso meramente simbolico o fittizio.

Ha inoltre respinto l’argomento secondo cui l’assenza di informazioni sui compensi di royalty dovuti dal licenziatario esclusivo deporrebbe contro l’uso effettivo, rilevando che il giudice dell’Unione decide sulla base delle prove effettivamente prodotte e non di deduzioni dalla mancata produzione di un particolare elemento probatorio.

Terzo motivo: cross-appeal sui "sport casual shirts"

Il terzo motivo riguardava il rigetto del cross-appeal presentato dalla ricorrente davanti all’EUIPO in relazione agli "sport casual shirts". Il Tribunale ha osservato che tale espressione corrispondeva, nella decisione impugnata, ai "polo shirts" e che, poiché era già stato accertato l’uso effettivo per questi ultimi, la commissione di ricorso aveva correttamente respinto il cross-appeal.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha respinto tutti i motivi di ricorso e, di conseguenza, ha confermato integralmente la decisione della commissione di ricorso EUIPO. Ha inoltre condannato Noah Clothing LLC alle spese.

Principi applicati

La pronuncia ribadisce tre punti utili in pratica:

• l’EUIPO dispone di un potere discrezionale nell’ammettere prove tardive, purché siano complementari e pertinenti;
• l’uso del marchio in forma modificata è sufficiente se le aggiunte non incidono sul carattere distintivo del segno registrato;
• la prova dell’uso effettivo va valutata globalmente, senza richiedere un volume di vendite elevato o una prova perfetta di ogni singolo prodotto, purché l’uso sia reale, regolare e commercialmente giustificato.