Tribunale, Sentenza T-537/22

Nullità di un disegno o modello comunitario relativo a un mattoncino da costruzione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il prodotto interessato è un mattoncino di un set di costruzioni, per il quale era stata chiesta la declaratoria di nullità ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Delta Sport Handelskontor GmbH; la convenuta è l’EUIPO; è intervenuta Lego A/S, titolare del disegno contestato. La vicenda ha già dato luogo a un precedente annullamento da parte del Tribunale, che aveva censurato la decisione della commissione di ricorso per mancata valutazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e per incompletezza nell’identificazione delle caratteristiche del prodotto.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Delta Sport aveva chiesto, nel 2016, la nullità del disegno registrato nel 2010 per "building blocks from a toy building set". La domanda era fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4-9, sostenendo che tutte le caratteristiche estetiche del mattoncino fossero imposte esclusivamente dalla funzione tecnica e quindi escluse dalla tutela ex articolo 8, paragrafo 1.

L’Invalidity Division aveva inizialmente respinto la domanda. In un primo momento, la terza commissione di ricorso aveva accolto l’impugnazione e dichiarato nullo il disegno; tale decisione era stata annullata dal Tribunale con sentenza 24 marzo 2021, perché la commissione non aveva esaminato l’eccezione dei sistemi modulari ex articolo 8, paragrafo 3, e non aveva considerato tutte le caratteristiche del prodotto, inclusa la superficie liscia superiore.

Nel nuovo esame, la commissione di ricorso ha nuovamente respinto l’appello, ma questa volta sul rilievo che, anche qualora tutte le caratteristiche fossero ricondotte all’articolo 8, paragrafo 1, il disegno non poteva essere dichiarato nullo perché rientrava nell’eccezione dell’articolo 8, paragrafo 3.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale affronta tre gruppi di censure:

• la presunta violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, per effetto della qualificazione della superficie liscia come caratteristica di interconnessione;
• la presunta violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, in particolare quanto al perimetro dell’esame e al riparto dell’onere della prova sulla novità e sul carattere individuale;
• la presunta violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, per mancata considerazione di fatti notori, elementi non contestati e talune prove prodotte sulla divulgazione di anteriorità.

Regime normativo rilevante

Il Tribunale ricorda che:

• l’articolo 8, paragrafo 1, esclude dalla protezione le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate soltanto dalla sua funzione tecnica;
• l’articolo 8, paragrafo 2, riguarda le caratteristiche che devono necessariamente essere riprodotte nella forma e dimensione esatte per consentire l’interconnessione con altri prodotti;
• l’articolo 8, paragrafo 3, costituisce un’eccezione per i disegni destinati a consentire l’assemblaggio multiplo o la connessione di prodotti intercambiabili in un sistema modulare, a condizione che soddisfino gli articoli 5 e 6 sul requisito di novità e sul carattere individuale;
• l’articolo 7 disciplina la divulgazione al pubblico;
• l’articolo 63, paragrafo 1, limita l’istruzione dell’EUIPO nei procedimenti di nullità ai fatti, prove e argomenti forniti dalle parti;
• l’articolo 85 consacra la presunzione di validità del disegno registrato.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 8, paragrafo 2

La censura sull’articolo 8, paragrafo 2, è dichiarata inefficace. Anche ammesso che una delle sette caratteristiche identificate, ossia la superficie liscia, non ricadesse in tale disposizione, ciò non inciderebbe sull’esito complessivo, poiché la nullità di un disegno ai sensi dell’articolo 8 richiede che tutte le sue caratteristiche siano escluse dalla protezione. Se anche una sola caratteristica resta protetta, il disegno non può essere dichiarato nullo.

Il Tribunale sottolinea che il richiamo all’articolo 8, paragrafo 2, nel nuovo esame serviva soltanto a verificare, come imposto dalla precedente sentenza di annullamento, se potesse operare l’eccezione per i sistemi modulari di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 8, paragrafo 3, e sull’onere della prova

Il Tribunale respinge la tesi secondo cui sarebbe spettato al titolare del disegno dimostrare la novità e il carattere individuale per beneficiare dell’eccezione dell’articolo 8, paragrafo 3. Al contrario, afferma che tali requisiti si presumono soddisfatti per i disegni registrati, perché il sistema del regolamento n. 6/2002 non prevede un controllo sostanziale in sede di registrazione e perché l’articolo 85 conferma la presunzione di validità.

Ne deriva che, in sede di nullità, spetta al richiedente provare l’esistenza e la divulgazione di un disegno anteriore specifico, individualizzato e identificabile, rispetto al quale valutare novità e carattere individuale. Pretendere il contrario imporrebbe al titolare una prova negativa, definita dal Tribunale come probatio diabolica.

Il Tribunale precisa inoltre che la propria precedente giurisprudenza sul caso Water purifiers non è contraddittoria, perché in quel contesto l’onere di confutare la tesi della funzione tecnica operava dopo che il richiedente nullità aveva già fornito elementi idonei a sostenerla; qui, invece, mancava la prova della divulgazione dell’anteriorità necessaria per attivare l’esame degli articoli 5 e 6.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 63, paragrafo 1

Quanto alla censura fondata sull’articolo 63, paragrafo 1, il Tribunale osserva che la divulgazione di un disegno anteriore non è un fatto notorio, ma il risultato di una valutazione probatoria, che richiede immagini o elementi idonei a identificare con precisione il disegno anteriore e a dimostrarne l’effettiva messa a disposizione del pubblico prima della data rilevante.

Pertanto, il mero riferimento alla longevità sul mercato di prodotti simili, alla mancata contestazione da parte del titolare, o a un richiamo generico alla sentenza Lego Juris non sono sufficienti. Nemmeno gli screenshot o i link a siti web, senza adeguata documentazione di supporto, bastano se non consentono di identificare con certezza il disegno anteriore e la sua divulgazione effettiva.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge tutti i motivi di ricorso e conferma la decisione EUIPO. Di conseguenza, la domanda di nullità del disegno registrato resta respinta e Delta Sport è condannata alle spese.

Principi pratici per il professionista

La sentenza rafforza tre punti operativi:

• in una procedura di nullità di disegno registrato, la mera invocazione della funzione tecnica non basta se non è dimostrato che tutte le caratteristiche sono escluse dalla tutela;
• per l’eccezione dei sistemi modulari, la prova della divulgazione dell’anteriorità è decisiva e grava sul richiedente la nullità;
• la prova deve essere concreta, specifica e documentale: link generici, riferimenti astratti o fatti presumibilmente noti non sono sufficienti a fondare la mancanza di novità o di carattere individuale.