Tribunale, Sentenza T-442/23

Nullità del marchio UE figurativo "Swisse"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Giuliani SpA contro una decisione della Prima Commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di nullità di un marchio UE figurativo contenente l’elemento verbale "Swisse". La controversia verte sulla supposta ingannevolezza del segno e sulla pretesa mala fede del depositante al momento della domanda di registrazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2018 Giuliani SpA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE registrato su domanda del 2 luglio 2003 da Swisse Vitamins Pty Ltd, poi divenuta, per successione, Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd. I prodotti rivendicati erano, in classe 5, vitamine, preparazioni vitaminiche, formulazioni erboristiche, integratori minerali ed elementi nutritivi in varie forme.

La Cancellation Division aveva dichiarato il marchio nullo per mancanza di carattere distintivo, senza esaminare gli altri motivi invocati. La Quinta Commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ma il Tribunale, con sentenza del 19 ottobre 2022, aveva annullato quella decisione perché la Commissione aveva statuito oltre i motivi e gli argomenti effettivamente dedotti dalla parte istante fino alla chiusura della fase contraddittoria.

A seguito del rinvio interno, la Prima Commissione di ricorso ha nuovamente esaminato il caso e ha respinto la domanda di nullità, ritenendo non integrati né il motivo di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 40/94, né quello di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale è stato chiamato a verificare, in particolare:

• se la Commissione di ricorso avesse pronunciato ultra petita o violato un preteso giudicato derivante dalle precedenti decisioni interne annullate;
• se vi fosse stata violazione del diritto di essere sentiti, del principio di imparzialità o dell’obbligo di motivazione;
• se il marchio fosse stato registrato nonostante fosse idoneo a ingannare il pubblico quanto all’origine geografica o ad altre caratteristiche dei prodotti;
• se il deposito fosse avvenuto in mala fede per sfruttare indebitamente la reputazione della Svizzera e della sua presunta "Swissness".

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 2 luglio 2003, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 40/94. I profili procedurali, invece, sono stati esaminati alla luce del regolamento (UE) 2017/1001, del regolamento delegato (UE) 2018/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.

Le disposizioni centrali sono state:

• articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), regolamento n. 40/94;
• articolo 7, paragrafo 1, lettera g), regolamento n. 40/94;
• articolo 50, paragrafo 1, lettera c), regolamento n. 40/94, richiamato in tema di revoca per uso ingannevole successivo;
• articoli 66, 71 e 72 del regolamento 2017/1001, sul sistema di impugnazione e sugli effetti delle decisioni delle Commissioni di ricorso;
• articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001, sul contraddittorio e sui limiti del riesame;
• articolo 41 della Carta, sul diritto a essere sentiti e alla buona amministrazione;
• articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione.

Ammissibilità di taluni mezzi di prova

Il Tribunale ha dichiarato irricevibili gli allegati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso e non già versati agli atti della Commissione di ricorso, salvo l’ipotesi di contestazione di fatti di comune conoscenza. Lo stesso ha fatto per un allegato dell’interveniente prodotto solo in sede giudiziale.

Primo motivo: ultra petita e res judicata

Il primo motivo è stato respinto. Il Tribunale ha ricordato che le decisioni delle Commissioni di ricorso EUIPO non hanno natura giurisdizionale e non sono pertanto soggette al principio del giudicato nei termini invocati dal ricorrente. Inoltre, le precedenti decisioni amministrative erano state annullate dal Tribunale; la causa era stata quindi riattribuita e doveva essere riesaminata ex novo dalla Commissione di ricorso competente.

Quanto al preteso ultra petita, il Tribunale ha osservato che l’interveniente aveva comunque contestato la tesi secondo cui il segno sarebbe stato percepito come indicazione dell’origine svizzera dei prodotti. La Commissione di ricorso non è dunque andata oltre il perimetro delle difese.

Secondo motivo: imparzialità, diritto di essere sentiti e motivazione

Anche il secondo motivo è stato respinto in tutte le sue articolazioni.

Il Tribunale ha escluso un conflitto di interessi in capo all’EUIPO: la funzione dell’Ufficio nei procedimenti di nullità non è incompatibile con la revisione della validità di un marchio già registrato, e il sistema normativo presuppone che un marchio registrato sia valido fino a dichiarazione contraria.

Quanto al diritto di essere sentiti, il Tribunale ha affermato che la Commissione di ricorso non era tenuta a rimettere la causa alla Cancellation Division né a richiedere nuove osservazioni sulle conseguenze della sentenza del 19 ottobre 2022, poiché le parti avevano già potuto discutere più volte i motivi di nullità rimasti pendenti. Inoltre, la Commissione non deve commentare espressamente ogni documento presente nel fascicolo, purché emerga che ne abbia avuto conoscenza.

Sul piano della motivazione, il Tribunale ha rilevato che alcune apparenti incongruenze del testo non impedivano di comprendere il ragionamento seguito; una sola contraddizione parziale, sulla rilevanza degli elementi figurativi, non era sufficiente a rendere incomprensibile l’intera decisione, anche perché la Commissione aveva comunque esaminato gli argomenti della parte ricorrente.

Terzo motivo: marchio ingannevole ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g)

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per la nullità per ingannevolezza, la data rilevante è solo quella di deposito della domanda di registrazione; possono essere presi in considerazione fatti successivi soltanto se servono a chiarire la situazione esistente in quel momento.

Ha poi ribadito che il motivo richiede:

• una reale idoneità del segno a ingannare il pubblico, oppure un rischio sufficientemente serio di inganno;
• una relazione specifica tra l’informazione trasmessa dal segno e le caratteristiche dei prodotti rivendicati;
• una valutazione limitata ai prodotti in questione e alla percezione del pubblico pertinente.

Applicando tali criteri, il Tribunale ha condiviso la conclusione della Commissione di ricorso: anche ipotizzando che il pubblico legga "Swisse" come riferimento a "Swiss" o "Switzerland", i prodotti rivendicati non contenevano alcuna indicazione di origine geografica e potevano, in linea di principio, essere prodotti in Svizzera. Non vi era dunque una contraddizione intrinseca tra il messaggio evocato dal segno e le caratteristiche dei prodotti al momento del deposito.

Il Tribunale ha anche escluso la rilevanza:

• dell’asserita reputazione svizzera nel settore dei prodotti per la salute o benessere, perché non decisiva per la verifica dell’errore percettivo rispetto ai prodotti rivendicati;
• dell’uso successivo o del successivo sviluppo commerciale del segno, irrilevanti in sede di nullità per ingannevolezza;
• della decisione dell’autorità svizzera di proprietà intellettuale, perché il sistema del marchio UE è autonomo e non vincolato dalle decisioni di Stati terzi;
• dell’articolo 3bis dell’Accordo di Madrid, non pertinente alla disciplina della nullità del marchio UE e comunque non vincolante per l’Unione nella fattispecie.

Quarto motivo: mala fede ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ha ricordato che la mala fede deve essere accertata mediante una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti e che incombe, in linea di principio, al richiedente la nullità dimostrarne gli indizi oggettivi, rilevanti e concordanti. La semplice assenza di un’attività economica corrispondente al segno o di una produzione in un certo Paese non basta.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato:

• che, al momento del deposito, il titolare non intendesse usare il marchio per i prodotti rivendicati;
• che vi fosse un progetto di sfruttamento disonesto dell’indicazione geografica svizzera;
• che il titolare intendesse far passare per svizzeri prodotti non collegati alla Svizzera.

I documenti sul sito internet dell’interveniente sono stati considerati, al più, indicativi dell’ispirazione tratte dalla Svizzera, non di un intento fraudolento. Il Tribunale ha quindi confermato il rigetto del motivo di nullità per mala fede.

Esito e effetti processuali

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda del ricorrente volta a ottenere direttamente l’accoglimento della nullità del marchio, ricordando che in un ricorso ex articolo 263 TFUE non può essere chiesto al giudice dell’Unione di sostituirsi integralmente all’EUIPO su tale punto.

Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente e Giuliani SpA è stata condannata alle spese.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che, nei procedimenti di nullità di marchio UE:

• il controllo sulla deceptività va effettuato alla data del deposito e sul segno in sé, non sulla successiva storia commerciale del marchio;
• la mera evocazione di un Paese o di una reputazione nazionale non basta, senza una concreta incoerenza con i prodotti rivendicati;
• la mala fede richiede prova rigorosa di un intento disonesto al momento del deposito;
• in sede di ricorso al Tribunale, i nuovi documenti sono in linea di massima inammissibili se non già prodotti dinanzi all’EUIPO;
• non è ammissibile chiedere al Tribunale di pronunciare esso stesso la nullità del marchio in luogo dell’EUIPO.