Tribunale, Sentenza T-44/24

Nullità del marchio UE "gappol" per rischio di confusione con "GAP"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale conferma la nullità del segno verbale "gappol" rispetto al marchio anteriore "GAP", entrambi registrati per prodotti di classe 25.

Fatti e procedimento amministrativo

Gap (ITM), Inc. aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio UE verbale "gappol", registrato su domanda del 15 marzo 2016, facendo valere il marchio anteriore UE verbale "GAP", registrato il 27 maggio 2002. La domanda di nullità era fondata sull’articolo 53(1)(a) del regolamento n. 207/2009, in combinato con gli articoli 8(1)(b) e 8(5). La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità sulla base del solo articolo 8(1)(b). La commissione di ricorso ha confermato la nullità, rilevando anche che non era provato l’uso del marchio contestato ai fini dell’asserita acquiescenza e che la domanda di prova d’uso del marchio anteriore era inammissibile perché non presentata con atto separato.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 15 marzo 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001. In particolare, le disposizioni sostanziali rilevanti sono interpretate come corrispondenti agli articoli 8(1)(b), 8(5), 53(1)(a), 54(1), 56(3) e 57(2) del regolamento n. 207/2009, mentre sul piano procedurale si applicano il regolamento 2017/1001, il regolamento delegato 2018/625 e il regolamento di esecuzione 2018/626.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma che i prodotti coperti dai due marchi sono identici. Le specificazioni del marchio contestato rientrano nelle categorie più ampie di "clothing, footwear, headgear" coperte dal marchio anteriore. La ricorrente non può invocare differenze materiali, qualitative o di canale distributivo, perché la comparazione deve fondarsi sulla descrizione dei prodotti registrati e non sui prodotti effettivamente commercializzati.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale osserva che il segno contestato "gappol" incorpora integralmente il marchio anteriore "GAP" e condivide con esso tre lettere nella stessa sequenza iniziale. La sola aggiunta del segmento finale "pol", percepito come debole perché riferibile a Polonia, non impedisce una somiglianza visiva media. Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che la prima sillaba "gap" è identica nei due segni e che l’aggiunta di "pol" non esclude una somiglianza fonetica media. Sul piano concettuale, per il pubblico polacco rilevante non è possibile una vera comparazione: il marchio anteriore non ha un significato pertinente per i prodotti in questione, mentre l’elemento "pol" è percepibile come riferimento geografico, ma il segno complessivo "gappol" non assume comunque un significato unitario. Ne deriva che il confronto concettuale non incide in modo significativo sull’esito complessivo.

Distintività del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che il marchio "GAP" ha carattere distintivo normale. L’EUIPO non era tenuto a verificare la distintività acquisita o rafforzata, avendo fondato l’analisi sulla distintività intrinseca.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il criterio di interdipendenza tra fattori, il Tribunale conferma il rischio di confusione per il pubblico polacco: i prodotti sono identici, i segni sono simili in misura media e il marchio anteriore ha distintività normale. In un settore come l’abbigliamento, è inoltre frequente l’uso di sub-brand e varianti di un marchio principale, sicché il pubblico può ritenere che "gappol" sia una variante o una linea collegata a "GAP". Non rilevano, invece, le strategie commerciali soggettive della titolare del marchio né la circostanza che i segni siano talvolta presentati graficamente in modo diverso.

Rigetto del motivo sull’articolo 8(5)

Il secondo motivo è dichiarato inoperante, perché la commissione di ricorso non ha esaminato il profilo dell’articolo 8(5): avendo già accolto la nullità sulla base dell’articolo 8(1)(b), non era necessario verificare reputazione, nesso e indebito vantaggio/detrimento.

"Trade bullying" e abuso di diritto

Il Tribunale esclude l’esistenza, nel diritto UE dei marchi, di una categoria autonoma di "trade bullying". Anche a voler leggere le doglianze come allegazione di abuso di diritto, la ricorrente non dimostra gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla giurisprudenza: la denuncia resta generica e non prova che la domanda di nullità sia stata presentata con finalità fraudolente o abusive.

Acquiescenza e uso del marchio successivo

La censura basata sull’articolo 54(1) del regolamento n. 207/2009 viene respinta. Il Tribunale ricorda che, per far decorrere la limitazione per acquiescenza, occorre provare cumulativamente: registrazione del marchio successivo, buona fede della domanda, uso nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto e conoscenza di tale uso da parte del titolare del marchio anteriore. Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito prova dell’effettivo uso del marchio contestato nel territorio dell’Unione; pertanto non si verifica una delle condizioni cumulative necessarie e la doglianza fallisce senza che occorra esaminare le altre.

Richiesta di prova d’uso del marchio anteriore

La domanda di prova d’uso del marchio anteriore è respinta perché non presentata in un documento separato e incondizionato, come richiesto dall’articolo 19(2) del regolamento delegato 2018/625. Di conseguenza, l’EUIPO non era tenuto a ordinare al titolare del marchio anteriore di dimostrare l’uso effettivo.

Rappresentanza dell’interveniente dinanzi all’EUIPO

Il Tribunale conferma che il rappresentante dell’interveniente era legittimato a firmare e presentare la domanda di nullità. La procura del 10 settembre 2012, priva di scadenza, autorizzava espressamente ad agire dinanzi all’EUIPO e una successiva procura del 18 marzo 2022 ha confermato la prima. Non vi era quindi alcun vizio di rappresentanza ex articolo 120(1) del regolamento 2017/1001.

Effetto di giudicato della decisione del Patent Office polacco

La ricorrente invocava una decisione del Polish Patent Office del 24 maggio 2000. Il Tribunale esclude ogni effetto preclusivo ai sensi dell’articolo 56(3) del regolamento n. 207/2009, perché quella decisione riguardava un marchio diverso e una diversa domanda di nullità; manca quindi l’identità di oggetto necessaria per il giudicato amministrativo rilevante dinanzi all’EUIPO.

Spese

Infine, il Tribunale conferma la condanna alle spese. In quanto parte soccombente, la ricorrente deve sopportare le spese della procedura di nullità e del ricorso amministrativo, in applicazione dell’articolo 109(1) del regolamento 2017/1001 e delle relative regole di esecuzione.

Dispositivo e portata pratica

Il ricorso è integralmente respinto. La decisione consolida un orientamento rigoroso in materia di marchi nel settore moda: anche una breve aggiunta descrittiva o geografica a un segno anteriore può non bastare a escludere il rischio di confusione quando i prodotti sono identici e l’elemento comune conserva un peso distintivo autonomo.