Tribunale, Sentenza T-45/16

Marchio dell’Unione europea figurativo BYRON e opposizione fondata su segno non registrato

La causa riguarda un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Jackson Family Farms LLC alla registrazione del marchio figurativo BYRON richiesto da Nelson Alfonso Egüed per vini e bevande alcoliche della classe 33. Il fulcro della controversia è l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e, in particolare, la dimostrazione del diritto anteriore non registrato nel Regno Unito nell’ambito dell’azione per abuso di denominazione (passing off).

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva depositato la domanda di marchio UE il 23 gennaio 2012 e la domanda era stata pubblicata il 21 marzo 2012. Jackson Family Farms aveva proposto opposizione il 21 giugno 2012, inizialmente su un marchio anteriore non registrato BYRON utilizzato per vini e fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e sul passing off di diritto inglese. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e la commissione di ricorso l’aveva confermata, ritenendo provato l’uso nella normale prassi commerciale, la portata non puramente locale, l’esistenza di un "goodwill" e il rischio di confusione con conseguente danno.

Ricevibilità del secondo capo delle conclusioni

Il Tribunale dichiara irricevibile la domanda del ricorrente volta, in sostanza, a ottenere direttamente la registrazione del marchio. Le istanze EUIPO competenti non adottano decisioni formali di registrazione suscettibili di ricorso e, di conseguenza, né la commissione di ricorso né il Tribunale possono sostituirsi all’EUIPO per ordinare la registrazione del segno.

Normativa rilevante e quadro dell’articolo 8, paragrafo 4

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 richiede quattro condizioni cumulative:

• uso del segno nella normale prassi commerciale;
• portata non puramente locale;
• acquisizione del diritto secondo il diritto dello Stato membro che disciplina il segno, prima della data di deposito della domanda di marchio UE;
• possibilità, secondo tale diritto, di vietare l’uso del marchio successivo.

Le prime due condizioni sono valutate secondo parametri di diritto dell’Unione; le ultime due rinviano invece al diritto nazionale pertinente. Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui tale rinvio produrrebbe una disparità ingiusta tra le parti, osservando che l’onere della prova incombe all’opponente e che EUIPO e Tribunale possono informarsi d’ufficio sul contenuto del diritto nazionale applicabile.

Diritto inglese del passing off e "goodwill"

Nel diritto del Regno Unito, l’azione per passing off richiede la prova della cosiddetta "trinità classica":

• "goodwill" acquisito;
• presentazione ingannevole;
• danno al "goodwill".

Il Tribunale precisa che il "goodwill" rappresenta la forza di attrazione della clientela ed è dimostrato, in linea di principio, mediante elementi che attestino attività commerciali serie e lo sviluppo di una clientela. La prova può essere fornita con documenti diversi letti complessivamente, anche se singolarmente insufficienti.

Data rilevante per l’acquisizione e la permanenza del diritto anteriore

La data decisiva per verificare l’acquisizione del diritto anteriore è la data di deposito della domanda di marchio UE contestata, cioè il 23 gennaio 2012. Separatamente, la regola di esecuzione richiede anche che il diritto permanga alla data dell’opposizione; il Tribunale precisa tuttavia che, nel caso concreto, il lasso di tempo tra deposito e opposizione era troppo breve per far estinguere il "goodwill" per il mero decorso del tempo, anche ammettendo un’eventuale interruzione dell’attività.

Valutazione delle prove sul "goodwill"

Il Tribunale considera rilevanti, nel loro insieme, il catalogo Boutinot del 2010, quattro fatture indirizzate nel Regno Unito a Boutinot nel 2011, una critica di vini, un invito a una degustazione presso Harrods, relazioni interne di vendita e schermate del sito di Harrods. Pur rilevando che taluni documenti non sono pertinenti o sono meno probatori, il Tribunale sottolinea che le fatture e gli altri elementi convergenti dimostrano vendite regolari nel Regno Unito di oltre 700 casse nel 2011 e quindi un’attività commerciale seria.

Il fatto che le fatture menzionino la sigla abbreviata "byr" non è decisivo, perché è normale che nelle fatture i prodotti siano indicati in forma sintetica e tali documenti devono essere letti insieme alle altre prove. Analogamente, il fatto che Jackson Family Farms sia stabilita negli Stati Uniti e operi tramite distributori nel Regno Unito non esclude il "goodwill", poiché il diritto inglese riconosce protezione anche quando i clienti siano indiretti e la clientela nel Regno Unito acquisti tramite intermediari.

Acquisizione del "goodwill" e soggetto titolare

Il ricorrente sosteneva che il "goodwill" spettasse al grossista Boutinot e non a Jackson Family Farms. Il Tribunale respinge l’argomento, osservando che conta chi controlla la qualità e chi è percepito dal pubblico come responsabile del prodotto. Nel caso di specie, Jackson Family Farms controllava la produzione e la qualità del vino, e il catalogo Boutinot distingueva chiaramente i vini in base al produttore e all’origine; ciò porta a ritenere Jackson Family Farms titolare del "goodwill".

Irrilevanza della scadenza del precedente marchio UE BYRON

Il ricorrente invocava la scadenza, nel 2007, di un precedente marchio dell’Unione europea BYRON per sostenere che Jackson Family Farms non avesse interessi commerciali europei. Il Tribunale respinge anche tale censura: l’opposizione non era fondata sul vecchio marchio UE, ma sul segno non registrato BYRON tutelato dal diritto nazionale. La circostanza che un precedente marchio registrato sia scaduto non impedisce che, attraverso l’uso successivo del segno non registrato, si sia formato e mantenuto un "goodwill" proteggibile.

Presentazione ingannevole e danno

Il Tribunale conferma infine la valutazione della commissione di ricorso secondo cui, data l’identità dei prodotti e la somiglianza dei segni, i prodotti del ricorrente rischiavano di essere scambiati per quelli di Jackson Family Farms, con conseguente presentazione ingannevole e danno. Poiché il ricorrente non aveva sviluppato argomenti specifici contro queste due condizioni, la conclusione della commissione di ricorso è stata mantenuta.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna il sig. Nelson Alfonso Egüed alle spese, in conformità alla domanda dell’EUIPO.

Principio ricavabile

La pronuncia conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, l’opponente può fondare l’opposizione su un segno non registrato protetto dal diritto nazionale solo se prova, con elementi complessivamente apprezzati, l’esistenza di un diritto anteriore, il suo perdurare e la sua idoneità a vietare l’uso del marchio successivo; nel passing off inglese, un "goodwill" può sussistere anche con attività commerciali limitate e tramite distributori, purché il pubblico identifichi nel produttore estero il soggetto responsabile del prodotto.