Tribunale, Sentenza T-136/23

Marchio UE Vintae: nullità per rischio di confusione e acquiescenza

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la dichiarazione di nullità del marchio figurativo Vintae per conflitto con il marchio anteriore VITAE. Il contenzioso verteva soprattutto sull’acquiescenza del titolare del segno anteriore e sull’uso di prove prodotte tardivamente nel procedimento amministrativo.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2007 Vintae Luxury Wine Specialists SLU aveva depositato la domanda di registrazione del segno figurativo contestato per prodotti e servizi delle classi 33 e 35, relativi a bevande alcoliche e vendita al dettaglio/all’ingrosso di bevande alcoliche. Nel 2020 Grande Vitae GmbH ha chiesto la dichiarazione di nullità basandosi su un marchio tedesco anteriore VITAE e su un marchio UE anteriore VITAE, entrambi registrati per bevande alcoliche in classe 33.

La Cancellation Division ha accolto la domanda di nullità. In appello dinanzi all’EUIPO, Vintae ha sostenuto, da un lato, che l’interveniente avesse acquiescito all’uso del marchio per cinque anni e, dall’altro, che non sussistesse rischio di confusione. La Commissione di ricorso ha respinto l’appello, ritenendo non provata l’effettiva conoscenza dell’uso del segno contestato e sussistente il rischio di confusione per il pubblico tedesco.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione risale al 23 aprile 2007, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 40/94, mentre la disciplina procedurale è quella del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625. Ha quindi ricondotto i riferimenti agli articoli 8(1)(b), 52(1)(a) e 53(1) e (2) del regolamento 2017/1001 ai corrispondenti articoli del regolamento n. 40/94, il cui tenore è identico.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta in appello

Una parte centrale della sentenza riguarda le prove depositate per la prima volta davanti alla Commissione di ricorso, ossia gli allegati 1B-16B. Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001 consente all’EUIPO di non prendere in considerazione fatti o prove tardivi, ma gli attribuisce un ampio potere discrezionale, da esercitare in modo motivato.

Inoltre, l’articolo 16(1) del regolamento delegato 2018/625 consente al richiedente di produrre fatti, prove e argomenti fino alla chiusura della fase contraddittoria nei procedimenti di nullità, proprio perché tali procedimenti costituiscono l’ultima possibilità di contestare la validità di un marchio UE. L’articolo 27(4) del medesimo regolamento e l’articolo 54(1) delle regole di procedura delle commissioni di ricorso impongono che le prove tardive siano prima facie pertinenti e giustificate da validi motivi, per esempio perché integrative di elementi già tempestivamente presentati.

Applicando tali criteri, il Tribunale ha ritenuto che gli allegati tardivi fossero ammissibili: erano pertinenti perché diretti a dimostrare la consapevolezza effettiva dell’uso del marchio Vintae da parte del titolare del segno anteriore; inoltre, erano complementari rispetto alle prove già depositate in prima istanza e servivano a rispondere alle critiche mosse dalla Cancellation Division sulla loro insufficienza.

Prima censura: rischio di confusione

Il primo motivo di ricorso, formalmente fondato sulla violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 40/94, è stato dichiarato irricevibile. Il Tribunale ha rilevato che nell’atto introduttivo non era svolta alcuna argomentazione concreta sul rischio di confusione: la norma era solo menzionata in modo astratto, senza indicare quali elementi della valutazione della Commissione di ricorso fossero contestati.

Seconda censura: acquiescenza e conoscenza effettiva

Sul secondo motivo, relativo all’articolo 53(2) del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha anzitutto chiarito che la disposizione rilevante era solo quella relativa al marchio nazionale anteriore tedesco, poiché il marchio UE anteriore era oggetto di altro contenzioso. Ha quindi ricordato che l’acquiescenza richiede quattro condizioni cumulative, tra cui l’uso del marchio successivo nello Stato membro protetto e la conoscenza di tale uso da parte del titolare del segno anteriore.

Il punto decisivo è stato l’interpretazione della nozione di "consapevolezza". Il Tribunale ha escluso che sia sufficiente una conoscenza potenziale, presunta o che il titolare avrebbe potuto acquisire con l’ordinaria diligenza. Serve invece la prova di una conoscenza effettiva, in piena consapevolezza dei fatti. Per questo motivo, il richiamo della ricorrente alla giurisprudenza sul concetto di mala fede è stato ritenuto inconferente, perché quel precedente riguardava un’altra nozione giuridica.

Valutazione degli elementi probatori

Il Tribunale ha poi esaminato i principali elementi probatori relativi al periodo anteriore al 27 luglio 2015, essendo necessario provare una conoscenza effettiva protratta per cinque anni prima della domanda di nullità.

• Berliner Wine Trophy: la partecipazione di entrambe le parti alla stessa edizione del 2015 e la media coverage del concorso non bastano a provare che Grande Vitae abbia effettivamente visto o conosciuto l’uso del segno Vintae. Il Tribunale ha escluso che si possa inferire la conoscenza effettiva dalla notorietà del concorso o dalla mera presenza nello stesso evento.
• ProWein: i documenti dimostravano la partecipazione della ricorrente alle edizioni 2011-2015, ma non quella dell’interveniente. Anche quando la partecipazione dell’interveniente fosse risultata, il Tribunale ha osservato che in una fiera internazionale molto grande non si può presumere che un espositore veda tutti gli stand degli altri espositori.
• Vitaeum: un documento del 2022 mostrava che Grande Vitae aveva reagito contro l’uso annunciato del marchio Vitaeum nel 2011, ma ciò non provava conoscenza dell’uso del marchio Vintae durante la fiera ProWein.
• Best of Spain Top 100: il documento non dimostrava che l’interveniente avesse partecipato alla stessa competizione né che i suoi vini vi fossero presenti. Anche qui, la semplice notorietà della competizione non consente di presumere la consapevolezza del marchio contestato.
• Mundus Vini: la partecipazione alle stesse edizioni del concorso non era sufficiente, anche perché il numero di medaglie assegnate era molto elevato e non risultava che i vini dell’interveniente fossero stati effettivamente esposti o premiati in condizioni tali da rendere certa la conoscenza del segno Vintae.

Decisione e spese

Poiché non era stata fornita la prova dell’effettiva conoscenza dell’uso del marchio contestato per cinque anni consecutivi, il Tribunale ha respinto il secondo motivo. Dato il carattere cumulativo delle condizioni dell’acquiescenza, non è stato necessario esaminare la questione della buona o mala fede del deposito del marchio contestato.

Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente; l’EUIPO è stato invece condannato a sopportare le proprie spese, non avendo chiesto la condanna alle spese se non nell’ipotesi, non verificatasi, di celebrazione dell’udienza.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, in materia di acquiescenza ai sensi dell’articolo 53(2) del regolamento n. 40/94, non basta dimostrare che il titolare del marchio anteriore avrebbe potuto conoscere l’uso del segno successivo: occorre provare una conoscenza effettiva. Inoltre, conferma la flessibilità procedurale dei procedimenti di nullità davanti all’EUIPO, nei quali possono essere presi in considerazione anche elementi prodotti in appello, purché integrativi, pertinenti e adeguatamente giustificati.