Tribunale, Sentenza T-518/20

Nullità del marchio UE figurativo NATIONAL GEOGRAPHIC e segno non registrato GEOGRAPHIC

La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio UE. La controversia si colloca nel settore dei marchi dell’Unione europea e verte sull’uso, come base di nullità, di un segno non registrato anteriore asseritamente tutelato in Italia.

Fatti e procedimento amministrativo

National Geographic Society aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo nel 2001 per prodotti delle classi 18 e 25. Il marchio è stato registrato nel 2003. Nel 2017 VF International Sagl ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per tali prodotti, invocando un precedente segno non registrato "GEOGRAPHIC" usato in Italia per borse e abbigliamento, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato con l’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento. L’EUIPO ha respinto prima la domanda dinanzi alla Cancellation Division e poi il ricorso dinanzi alla prima commissione di ricorso, ritenendo non dimostrato che il segno non registrato fosse stato usato nel corso del commercio con più che mera rilevanza locale e, in particolare, che fosse un segno indipendente.

Questione giuridica

Il punto centrale era se il segno non registrato anteriore "GEOGRAPHIC" soddisfacesse il primo presupposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, cioè l’uso nel corso del commercio. Collegata a tale profilo era la questione se un segno usato quasi sempre all’interno del composto "NAPAPIJRI GEOGRAPHIC" potesse comunque essere considerato autonomamente percepito dal pubblico rilevante come indicazione di origine commerciale.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, per la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato (23 marzo 2001), la normativa sostanziale applicabile è il regolamento n. 40/94. Le disposizioni successive del regolamento n. 207/2009 e del regolamento 2017/1001 devono quindi essere lette come corrispondenti alle norme identiche del regolamento n. 40/94. Le disposizioni rilevanti richiamate nella sentenza sono:

• articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94;
• articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94;
• articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
• articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. È inoltre richiamato l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale per le spese.

Presupposti per l’opposizione/nullità basata su un segno non registrato

Il Tribunale ribadisce che il titolare di un marchio non registrato o di un segno diverso da un marchio può invocarlo per ottenere la nullità di un marchio UE solo se sono soddisfatte cumulativamente quattro condizioni:

• il segno è usato nel corso del commercio;
• ha più che mera rilevanza locale;
• il diritto è stato acquisito secondo il diritto dell’UE o dello Stato membro interessato prima della data di deposito del marchio UE;
• il segno conferisce il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Se una sola di tali condizioni manca, la domanda di nullità non può essere accolta.

Ragionamento del Tribunale sull’uso nel corso del commercio

Il Tribunale si concentra sul primo presupposto. Ricorda, secondo la giurisprudenza, che un segno è usato nel corso del commercio quando tale uso avviene nell’ambito di un’attività commerciale con finalità economica e non in ambito privato. Inoltre, la funzione distintiva del segno richiede che esso serva a identificare un’attività economica del titolare. Nel caso concreto, l’istante aveva prodotto cataloghi, pubblicità, articoli di stampa, un elenco di negozi, screenshot di un sito web e alcuni documenti relativi a una transazione. Tuttavia, quasi tutti tali elementi mostrano l’uso del segno all’interno del composto "NAPAPIJRI GEOGRAPHIC" o insieme alla bandiera norvegese.

Valutazione della percezione del pubblico rilevante

Secondo il Tribunale, il segno "geographic" occupa una posizione chiaramente subordinata nel segno composito: è in caratteri piccoli, in minuscolo, senza particolare stilizzazione, mentre "napapijri" è molto più grande e graficamente dominante. Questo dato visivo è confermato dalla gran parte delle prove prodotte. Per il Tribunale, il pubblico rilevante non percepirebbe quindi "geographic" come segno indipendente, né come indicazione autonoma dell’origine commerciale dei prodotti. Anche gli estratti internet prodotti come allegato A.1 non dimostrano un uso autonomo, poiché il termine compare solo sporadicamente e spesso indica semplicemente una "collezione" del marchio Napapijri.

Confutazione degli argomenti relativi alla giurisprudenza invocata

La ricorrente aveva richiamato la giurisprudenza secondo cui un segno può conservare funzione distintiva anche se usato insieme ad altri segni o a un marchio registrato. Il Tribunale distingue però quei precedenti dal caso in esame: in tali cause il segno risultava comunque percepito come indicazione di origine, oppure non era in posizione ancillare nell’impressione complessiva. Qui, invece, l’uso è quasi sempre congiunto e il segno non registrato non ha una presenza autonoma e reale sul mercato rilevante. Il Tribunale precisa anche che l’EUIPO non è vincolato da una prassi decisionale precedente in contrasto con il principio di legalità.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente escluso la prova dell’uso nel corso del commercio del segno non registrato "GEOGRAPHIC". Mancando tale requisito, la domanda di nullità non poteva essere accolta e il ricorso è stato integralmente respinto. Le spese sono state poste a carico di VF International Sagl, in quanto parte soccombente.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, non basta dimostrare un uso commerciale del segno non registrato in associazione con un altro marchio: occorre provare che il segno invocato abbia una presenza autonoma nel mercato e sia percepito dal pubblico come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. Se il segno è meramente subordinato nel composto e non ha indipendente funzione distintiva, non può fondare la nullità di un marchio UE.