Tribunale, Sentenza T-353/20

Opposizione al marchio figurativo "ACM 1899 AC MILAN"

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO resa in materia di opposizione contro una domanda di registrazione internazionale designante l’Unione europea. Il contenzioso opponeva AC Milan all’opponente InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG, titolare del marchio tedesco anteriore "Milan".

Fatti e procedimento amministrativo

AC Milan aveva chiesto la registrazione, per vari prodotti della classe 16, di un segno figurativo comprendente le indicazioni "ACM", "1899" e "AC MILAN", oltre a un emblema centrale. L’opposizione era fondata sul marchio denominativo tedesco "Milan", registrato per prodotti in parte coincidenti nella classe 16, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Su richiesta del richiedente, l’opponente era stato invitato a fornire la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione; la Commissione di ricorso aveva poi confermato la decisione, ritenendo provato l’uso effettivo in Germania e ravvisando un rischio di confusione.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, in ragione della data di priorità della domanda internazionale, la controversia è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, per la richiesta di prova dell’uso, si applica anche l’articolo 10 del regolamento delegato 2018/625, in forza delle sue disposizioni transitorie.

Le disposizioni centrali richiamate sono:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento n. 207/2009;
• articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 42, paragrafi 2 e 3, regolamento n. 207/2009;
• articolo 10, paragrafi 3 e 4, regolamento delegato 2018/625.

Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo richiede un impiego pubblico ed esterno del marchio, non meramente simbolico, idoneo a mantenere o creare uno sbocco commerciale. La valutazione deve essere globale e fondata su elementi concreti e oggettivi, tenendo conto della natura dei beni, della durata e continuità dell’uso e del contesto commerciale.

Nel caso concreto, l’opponente aveva prodotto, tra l’altro:

• una dichiarazione del direttore generale con dati di fatturato;
• cataloghi e volantini in lingua tedesca;
• fatture indirizzate a clienti in Germania;
• documenti su fatturato e vendite;
• listini prezzi.

Il Tribunale ha ritenuto che tali elementi, considerati nel loro insieme, dimostrassero un uso reale del marchio in Germania nel periodo rilevante, anche se alcuni documenti erano anteriori o successivi a tale periodo. Ha inoltre escluso che fosse necessario che le fatture indicassero direttamente i prodotti, poiché il complesso probatorio era coerente e sufficiente.

Uso in forma diversa ma non alterativa del carattere distintivo

Una parte della prova mostrava il marchio "Milan" in forma leggermente stilizzata, accompagnato da un elemento figurativo rappresentante la testa di un rapace. Il Tribunale applica il principio secondo cui l’uso del marchio in una forma diversa da quella registrata è sufficiente quando le differenze non ne alterano il carattere distintivo.

Secondo il Tribunale:

• il componente verbale "milan" restava chiaramente leggibile e predominante;
• la testa del rapace, pur non essendo trascurabile, aveva funzione essenzialmente rafforzativa o decorativa;
• la stilizzazione grafica e il colore blu non modificavano l’impressione complessiva del segno;
• per una parte del pubblico, l’elemento figurativo richiamava proprio il significato zoologico del termine "milan", rafforzandolo.

Ne consegue che l’uso dimostrato era idoneo a provare l’uso del marchio registrato, senza alterazione del suo carattere distintivo.

Comparazione dei segni

Per valutare il rischio di confusione, il Tribunale confronta il segno richiesto "ACM 1899 AC MILAN" con il marchio anteriore "Milan".

Sul piano visivo, il componente "milan" è ritenuto particolarmente importante perché è l’unico elemento del marchio anteriore e costituisce il nucleo dominante del segno richiesto. La presenza dell’emblema figurativo e delle altre indicazioni non elimina una somiglianza visiva di grado medio.

Sul piano fonetico, la somiglianza è giudicata elevata, poiché il pubblico pronuncerà soprattutto "ac milan", mentre le ulteriori indicazioni "acm" e "1899" hanno una posizione secondaria e minore rilevanza sonora.

Sul piano concettuale, il termine "milan" può evocare, a seconda del pubblico, la città di Milano, un nome proprio o un rapace. Per la parte di pubblico che gli attribuisce un significato, i segni sono concettualmente simili in misura media; per il resto del pubblico la comparazione concettuale non è significativa.

Rischio di confusione

Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è quello tedesco, con attenzione medio-bassa, e che i prodotti in classe 16 sono in parte identici e in parte altamente simili. In tale contesto, le somiglianze tra i segni, soprattutto sul piano fonetico e nella componente verbale dominante, non sono neutralizzate dalle differenze figurative.

Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato sulla notorietà del marchio richiesto o del club AC Milan: ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rileva la reputazione del marchio anteriore, non quella del segno domandato. La percezione del marchio richiesto da parte del pubblico non esclude, dunque, il rischio di confusione.

Decisione e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. AC Milan è stata condannata alle spese, con esclusione delle spese di viaggio sostenute per l’udienza poi cancellata a seguito della rinuncia dell’EUIPO alla discussione orale; tali spese sono state poste a carico dell’EUIPO per ragioni di equità.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

• la prova dell’uso effettivo può risultare da un insieme di documenti eterogenei, purché concreti e oggettivi;
• l’uso di un marchio in una forma leggermente diversa è sufficiente se non altera il carattere distintivo del segno registrato;
• nei procedimenti di opposizione, la somiglianza tra i segni va valutata globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei marchi e dei prodotti;
• la reputazione del marchio richiesto non incide sull’accertamento del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.