Tribunale, Sentenza T-316/21

Marchio UE figurativo SUPERIOR MANUFACTURING: revoca per non uso e prova dell’uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso proposto contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea figurativo registrato per prodotti della classe 12. Il Tribunale ha esaminato se l’intervenuta avesse dimostrato un uso genuino del segno nel periodo rilevante e se tale uso, in larga parte circoscritto all’Italia, fosse sufficiente ai fini dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Scaip Srl, poi Scaip SpA, aveva depositato nel 2012 una domanda di marchio UE per un segno figurativo registrato nel 2013 per vari beni della classe 12, tra cui veicoli, macchine semoventi per condotte e attrezzature specialistiche per la posa di tubi. Nel 2018 Worldwide Machinery Ltd ha chiesto la revoca del marchio per mancato uso genuino nel quinquennio continuo previsto dal regolamento.

La divisione di cancellazione ha accolto solo parzialmente la domanda, revocando il marchio per numerosi prodotti ma mantenendo la registrazione per alcuni beni, fra cui macchine semoventi per la creazione di oleodotti, condotte gas e acqua, veicoli terrestri con attrezzature semoventi per la posa di tubi, kit di conversione, secchi vaglianti, ventose per sollevatori, mandrini idraulici e piegatrici semoventi. La commissione di ricorso ha poi confermato la decisione, ritenendo sufficiente la prova dell’uso genuino fornita dalla titolare.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, tre profili di violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a):

• l’uso del marchio in un solo Stato membro non basterebbe, di regola, a dimostrare uso genuino nell’Unione;
• la documentazione prodotta non proverebbe in modo solido e oggettivo il luogo, il tempo, l’entità e la natura dell’uso;
• una restrizione contrattuale territoriale non potrebbe costituire una giustificazione del non uso negli altri Stati membri.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, che prevede la revoca del marchio UE se, entro un periodo continuo di cinque anni, il marchio non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per i prodotti o servizi registrati e non sussistono giustificati motivi di non uso.

Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2018/625, in particolare l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, applicabile alle procedure di revoca, che specifica che la prova deve riguardare luogo, tempo, entità e natura dell’uso. Sul piano sostanziale, ribadisce la giurisprudenza secondo cui l’uso genuino è quello conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi, ed esclude l’uso meramente simbolico o fittizio.

Ragionamento del Tribunale sulla prova dell’uso

Il Tribunale osserva che la valutazione dell’uso genuino richiede un esame globale di tutte le circostanze del caso, e che i singoli documenti non devono necessariamente provare ciascuno, isolatamente, tutti i profili richiesti. La combinazione di elementi diversi può essere sufficiente a costruire una prova coerente.

Tempo dell’uso

Sono stati ritenuti pertinenti, perché ricadenti nel periodo rilevante o idonei a corroborarlo, diversi documenti: accordi di distribuzione, brochure, manuali, calendari, fatture per la stampa di materiale promozionale, fatture di vendita e una dichiarazione dell’agenzia pubblicitaria. Il Tribunale sottolinea che documenti non datati o anteriori/posteriori al quinquennio possono essere presi in considerazione se servono a confermare elementi tratti da altri documenti riferiti al periodo rilevante.

Luogo dell’uso

La sede principale dell’uso è stata individuata in Italia, sulla base di fatture indirizzate a clienti italiani, materiale pubblicitario commissionato a un’agenzia italiana e della presenza del marchio in cataloghi e yearbook settoriali. Tuttavia, il Tribunale precisa che la territorialità non è un requisito autonomo e che i confini degli Stati membri devono essere disconosciuti nella valutazione dell’uso dell’Unione.

Natura dell’uso

La documentazione mostrava che il segno era apposto sui beni, nei manuali, nelle brochure, nei calendari, nelle intestazioni delle fatture e nel materiale promozionale. Il Tribunale ritiene quindi che il marchio fosse impiegato in modo pubblico e verso l’esterno, in funzione di indicatore d’origine. Conferma anche che il marchio può essere usato in combinazione con un marchio d’impresa “ombrello” senza che ciò alteri il suo carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Entità dell’uso

Anche se il volume di vendita non era elevato, il Tribunale valorizza la natura dei prodotti: beni industriali molto specializzati, costosi, destinati a un pubblico professionale e inseriti in un mercato di nicchia. In tale contesto, il numero relativamente ridotto di vendite non impedisce di riconoscere un uso genuino, purché emerga un serio tentativo di creare o mantenere sbocchi commerciali.

Uso in un solo Stato membro

Il Tribunale respinge l’idea che l’uso in un solo Stato membro sia, di per sé, insufficiente. Richiamando la sentenza Leno Merken e la propria giurisprudenza successiva, afferma che il criterio territoriale è solo uno dei fattori da considerare nell’analisi complessiva. Non esiste una regola astratta secondo cui il marchio UE debba essere usato in più Stati membri o in una parte sostanziale dell’Unione.

Nel caso concreto, poiché i prodotti erano altamente specializzati e il mercato era di nicchia, l’uso provato in Italia è stato ritenuto sufficiente a integrare uso genuino nell’Unione.

Motivazione contrattuale del preteso non uso

Il ricorrente aveva sostenuto che una clausola contrattuale che limitava le vendite all’Italia non potesse costituire giustificato motivo del non uso negli altri Stati membri. Il Tribunale dichiara però che tale argomento è inconferente, perché la commissione di ricorso non aveva affatto fondato la sua decisione su una causa di giustificazione del non uso: aveva invece accertato l’esistenza di un uso genuino.

Decisione e conseguenze sulle spese

La domanda è stata integralmente respinta. Il Tribunale conferma quindi la decisione impugnata e mantiene la validità del marchio per i prodotti per i quali era stata esclusa la revoca. In applicazione delle regole sulle spese, il ricorrente è stato condannato a sopportare i costi del giudizio, mentre le spese anteriori dinanzi alla divisione di cancellazione non sono state considerate recuperabili nel giudizio davanti al Tribunale.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma tre punti pratici di rilievo:

• la prova dell’uso genuino può derivare da un fascio di documenti eterogenei, anche se non tutti perfettamente collocati nel periodo rilevante;
• l’uso in un solo Stato membro può bastare, specie se il mercato è ristretto e i prodotti sono specialistici;
• la combinazione del marchio con un marchio d’impresa diverso non esclude di per sé l’uso genuino, se il segno mantiene la sua funzione distintiva.