Tribunale, Sentenza T-325/22

Opposizione tra Terylene e TERRALENE: rischio di confusione e prova di uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Nurel, SA avverso la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO che aveva accolto l’opposizione di FKuR Property GmbH contro la domanda di marchio UE denominativo "Terylene". La controversia verte su prodotti identici di classe 1, in particolare "unprocessed plastics", e sull’uso effettivo del marchio anteriore TERRALENE.

Fatti e procedimento amministrativo

Nurel aveva depositato il 27 giugno 2019 la domanda di registrazione del marchio Terylene. Dopo la pubblicazione della domanda, FKuR Property GmbH ha proposto opposizione basata sul marchio UE anteriore TERRALENE, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Su richiesta di Nurel, EUIPO ha invitato l’opponente a provare l’uso effettivo del marchio anteriore.

In primo grado amministrativo l’opposizione è stata accolta. In appello, la commissione di ricorso ha confermato la decisione, ritenendo provato l’uso effettivo e sussistente il rischio di confusione.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale esamina tre motivi principali:

• l’asserita inammissibilità delle nuove prove di uso depositate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso;
• l’asserita insufficienza della prova dell’uso effettivo del marchio TERRALENE;
• la dedotta violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per mancanza di rischio di confusione.

Ammissibilità delle nuove prove di uso in appello

La commissione di ricorso aveva ammesso 52 fatture ulteriori, prodotte per la prima volta in appello, ritenendole pertinenti e integrative della documentazione già prodotta davanti alla divisione di opposizione. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, la commissione di ricorso può accettare prove tardive solo se:

• sono prima facie rilevanti per l’esito della controversia;
• non sono state presentate in tempo per motivi validi, in particolare perché integrano fatti e prove già tempestivamente depositati oppure contestano rilievi sollevati d’ufficio in primo grado.

Nel caso concreto, le 52 fatture erano strettamente collegate alla dichiarazione del direttore generale già depositata tempestivamente e alle cinque fatture iniziali. Inoltre, servivano a controbattere l’argomento di Nurel secondo cui la documentazione iniziale mostrava un uso solo simbolico. Il Tribunale esclude che il maggior numero o volume dei documenti possa, di per sé, renderli inammissibili, non essendo previsto alcun limite quantitativo dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

Richiamando la nozione di uso effettivo, il Tribunale ribadisce che il marchio deve essere impiegato conformemente alla sua funzione essenziale, cioè garantire l’origine dei prodotti e creare o mantenere sbocchi commerciali, senza che sia richiesto un successo economico di grande scala. L’apprezzamento deve essere globale e considerare, tra l’altro, natura dei prodotti, caratteristiche del mercato, portata e frequenza dell’uso.

Nel caso di specie, il Tribunale conferma che l’uso effettivo era provato sulla base dell’insieme degli elementi prodotti:

• fatture e dichiarazione del direttore generale;
• schede di sicurezza;
• estratti del sito internet dell’opponente;
• ulteriori 52 fatture prodotte in appello.

La documentazione dimostrava vendite non meramente simboliche di plastica grezza in diversi Stati membri, in particolare Germania, Italia, Lussemburgo e Svezia, per oltre 500 tonnellate nel periodo considerato, con un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro tra gennaio 2016 e giugno 2019. Il Tribunale osserva che l’argomento fondato su decisioni precedenti di EUIPO non è decisivo, perché la legalità delle decisioni va valutata unicamente alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione.

Rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso: il pubblico rilevante è costituito da operatori professionali dell’Unione con livello di attenzione da medio ad alto; i prodotti sono identici; i segni presentano somiglianze visive e fonetiche di grado medio e una neutralità concettuale o comunque una scarsa somiglianza sul piano concettuale.

L’argomento di Nurel secondo cui il prefisso "terra" avrebbe un significato evocativo di sostenibilità ambientale viene respinto perché tale significato non è percepito da una parte del pubblico rilevante e, in ogni caso, non elimina la somiglianza complessiva dei segni. Il Tribunale ricorda inoltre che, per il rifiuto della registrazione, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.

È inoltre respinta la tesi secondo cui la desinenza "-ene" sarebbe irrilevante perché comune nel settore chimico-plastico: la comparazione deve riguardare i segni nel loro insieme. Analogamente, le asserite differenze nelle proprietà meccaniche e termiche dei prodotti non incidono, poiché i prodotti coperti dai marchi sono stati considerati identici nella formulazione rilevante.

Decisione

Il Tribunale respinge tutti i motivi di ricorso e conferma la decisione di EUIPO. Nurel, SA è condannata alle spese.

Principio affermato

La prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore, nel contesto di un’opposizione, può risultare da un insieme di documenti anche integrati tardivamente in appello, purché essi siano rilevanti e complementari rispetto alla prova tempestiva; la loro ammissibilità non dipende da un limite quantitativo. Quando i prodotti sono identici e i segni sono complessivamente simili, il rischio di confusione sussiste anche se una parte del pubblico attribuisce a uno degli elementi del segno un possibile significato concettuale, purché tale significato non neutralizzi la somiglianza complessiva.