Tribunale, Sentenza T-487/22

Marchio dell'Unione europea: assenza di similarità tra un segno figurativo geometrico e i marchi anteriori "mó"

Si tratta di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 in presenza di marchi anteriori asseritamente reputati.

Fatti e procedimento amministrativo

Nike Innovate CV aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo dell'Unione europea per servizi di vendita al dettaglio e ordinazione online di occhiali in classe 35. Multiópticas S. Coop. aveva presentato opposizione fondandola su diversi marchi anteriori, sia dell'Unione sia spagnolo, tutti riferiti anche agli stessi servizi. L'opposizione era basata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. L'Opposition Division aveva respinto l'opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che i segni non fossero simili.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente non contestava la valutazione di dissimilarità operata ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ma sosteneva che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, bastasse un grado inferiore di somiglianza, tale da indurre il pubblico a stabilire un collegamento tra i segni. La questione centrale era quindi se la Commissione di ricorso avesse errato nel negare la similarità tra il segno richiesto e i marchi anteriori e, per tale ragione, nel non esaminare le ulteriori condizioni dell'articolo 8, paragrafo 5.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che l'articolo 8, paragrafo 5, tutela i marchi anteriori dotati di reputazione quando:

• il marchio anteriore è registrato;
• i segni sono identici o simili;
• il marchio anteriore ha reputazione nell'Unione o nello Stato membro interessato;
• l'uso del marchio richiesto, senza giusto motivo, comporta un vantaggio indebito o un pregiudizio alla reputazione o al carattere distintivo del marchio anteriore. Tali condizioni sono cumulative: la mancanza di una sola di esse basta a escludere l'applicazione della norma. Il Tribunale ribadisce inoltre che il concetto di similarità è lo stesso sia nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia nell'articolo 8, paragrafo 5: occorre una somiglianza visiva, fonetica o concettuale valutata globalmente dal punto di vista del pubblico rilevante.

Valutazione del Tribunale sulla similarità dei segni

Sul piano visivo, il marchio richiesto è descritto come una combinazione di due forme geometriche nere, una figura quadrata con parte superiore arrotondata e un cerchio, senza linee o contorni che possano essere percepiti come lettere. Il pubblico lo percepirà quindi come un puro dispositivo figurativo fantasioso, privo di elemento verbale. I marchi anteriori, al contrario, sono immediatamente percepiti come le lettere "m" e "o" con accento, pur con una certa stilizzazione grafica. Non vi è dunque alcun elemento comune tra i segni. La Corte esclude anche la similarità fonetica: un segno figurativo privo di elementi verbali non può, di regola, essere pronunciato, e la sua eventuale descrizione orale coincide con la percezione visiva o concettuale. In questo caso il pubblico non riconoscerebbe nel segno richiesto le lettere "n" o "m" e "o". Quanto al profilo concettuale, nessuno dei due segni comunica un concetto chiaro; pertanto non è possibile un confronto concettuale significativo. Sono giudicati irrilevanti sia la trascrizione del segno nel fascicolo EUIPO sia il modo in cui il richiedente o l'Ufficio abbiano talvolta descritto il marchio: conta solo la percezione del pubblico rilevante.

Conseguenze sull'articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale precisa che, in astratto, l'articolo 8, paragrafo 5, può operare anche quando la somiglianza è minore rispetto a quella richiesta per il rischio di confusione, purché il pubblico stabilisca un collegamento tra i segni. Tuttavia, ciò non modifica il criterio di valutazione della similarità. Nel caso concreto, poiché i segni sono stati ritenuti dissimili, non è possibile nemmeno ravvisare una somiglianza minima idonea a fondare il collegamento richiesto. Viene quindi meno una condizione cumulativa essenziale dell'articolo 8, paragrafo 5.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma la legittimità della decisione dell'EUIPO che aveva rigettato l'opposizione senza esaminare le ulteriori condizioni di danno alla reputazione o di vantaggio indebito, perché la mancanza di similarità era sufficiente a escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di udienza orale, che non si è svolta.